Empresarial 08

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Aula 08
Direito Empresarial p/ PC-MA (Delegado) Pós-edital
Professor: Paulo Guimarães
 
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DIREITO EMPRESARIAL – PC-MA (DELEGADO DE POLÍCIA) 
Teoria e Questões 
Aula 08 – Prof. Paulo Guimarães 
 
 
AULA 08 
 PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
Sumário 
Sumário ................................................................................................. 1	
1 – Considerações Iniciais ......................................................................... 3	
2 – Introdução. Direito de Propriedade Intelectual X Direito de Propriedade 
Industrial ............................................................................................... 3	
2.1. Introdução .................................................................................... 3	
2.2. Aspectos históricos ......................................................................... 4	
3 – Disposições constitucionais .................................................................. 4	
4 – A Lei n. 9.279/1996 – Lei de Propriedade Industrial ................................ 5	
5 – Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI ................................ 7	
6 – Patentes ........................................................................................... 8	
6.1. Definições básicas .......................................................................... 8	
6.2. Requisitos e patenteabilidade ........................................................... 9	
6.3. Pedido de patente ......................................................................... 12	
6.4. Análise dos requisitos .................................................................... 15	
6.5. Concessão da patente .................................................................... 17	
6.6. Vigência da patente ....................................................................... 18	
6.7. Proteção conferida pela patente ...................................................... 18	
6.8. Nulidade da patente ...................................................................... 20	
6.9. Cessão de patente ......................................................................... 21	
6.10. Licenciamento de patente ............................................................. 22	
6.11. Patente de interesse da defesa nacional .......................................... 26	
6.12. Retribuição anual ......................................................................... 26	
6.13. Extinção da patente ..................................................................... 27	
6.14. Adição de invenção ...................................................................... 28	
6.15. Patentes pipeline ......................................................................... 28	
7 – Desenho Industrial ............................................................................ 29	
7.1. Conceito de desenho industrial ........................................................ 29	
7.2. Requisitos de registrabilidade .......................................................... 30	
7.3. Procedimento de registro ................................................................ 30	
 
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7.4. Concessão do registro .................................................................... 31	
7.5. Vigência do registro ....................................................................... 32	
7.6. Nulidade do registro ...................................................................... 32	
7.7. Retribuição quinquenal ................................................................... 33	
7.8. Extinção do registro ....................................................................... 34	
8 – Marca .............................................................................................. 35	
8.1. Conceitos básicos .......................................................................... 35	
8.2. Limitações de registro .................................................................... 36	
8.3. Nome de domínio .......................................................................... 42	
8.4. Espécies de marca ......................................................................... 43	
8.5. Registro de marca ......................................................................... 45	
8.6. Princípio da especialidade ou especificidade ...................................... 47	
8.7. Marca de alto renome .................................................................... 49	
8.8. Uso indevido de marca registrada .................................................... 50	
8.9. Cessão e licenciamento do registro de marca .................................... 51	
8.10. Nulidade do registro de marca ....................................................... 51	
8.11. Extinção do registro de marca ....................................................... 52	
9 – Indicações Geográficas ...................................................................... 55	
10 – Trade Dress (conjunto-imagem) ........................................................ 57	
11 – Questões ........................................................................................ 58	
11.1. Questões sem Comentários ........................................................... 58	
11.2. Gabarito ..................................................................................... 67	
11.3. Questões comentadas .................................................................. 68	
12 – Resumo da Aula .............................................................................. 88	
13 – Jurisprudência Aplicável ................................................................... 92	
14 – Considerações Finais ...................................................................... 101	
 
 
 
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AULA 08 – PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
1 – Considerações Iniciais 
Olá, futuro Delegado de Polícia! 
Hoje estudaremos a propriedade intelectual. É um tema que não aparece com 
tanta frequência provas de concursos, mas tem sido cada vez mais cobrado nos 
últimos anos. Não são termos complicados, mas você precisará dar uma atenção 
especial a este assunto para compreender todas as nuances desse interessante 
ramo da ciência jurídica. No final da aula, como de costume, teremos questões 
que o ajudarão a solidificar os seus conhecimentos. 
Bons estudos! 
 
2 – Introdução. Direito de Propriedade Intelectual X 
Direito de Propriedade Industrial 
2.1. Introdução 
O empresário, seja ele empresário individual ou sociedade empresária, precisará 
organizar um complexo de bens que servirão para o desempenho de sua 
atividade. Esse complexo de bens, como você já sabe, é chamado pelos 
doutrinadores de estabelecimento comercial. Importante mencionar, contudo, 
que o complexo de bens não envolve apenas objetos corpóreos, mas também 
bens e materiais, que muitas vezes são até mais importantes que os bens físicos. 
Tamanha importância desses bens materiais que ordenamento jurídico os confere 
proteção especial. Daí surgiu o chamado direito de propriedade industrial, que se 
presta a proteger bens materiais, a exemplo das marcas e desenhos industriais, 
além das invenções e modelos de utilidade. 
Alguns autores gastam páginas e páginas de suas obras tentando classificar 
tecnicamente o direito de propriedade industrial na qualidade de sub-ramo do 
direito empresarial. Particularmente, não considero esse esforço muito útil. Na 
minha modesta opinião, a única discussão que realmente importa diz respeito à 
nomenclatura adotada por esse sub-ramo. 
Podemos dizer que, segundo a maior parte da doutrina, o direito de 
propriedade industrial espécie do direito de propriedadeintelectual1, 
gênero que também incluiria o direito autoral, outros regimes de proteção de 
bens imateriais, e, segundo parte da doutrina, também o direito antitruste. 
O regime jurídico adotado depende da natureza do bem imaterial a ser protegido. 
A propriedade industrial deverá abarcar as invenções e as marcas, por exemplo, 
que certamente correspondem a obras do gênio humano. Por outro lado, uma 
 
1 Esse entendimento é adotado por diversos doutrinadores, entre eles André Luiz Santa Cruz 
Ramos e Edilson Enedino das Chagas. 
 
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composição musical, um romance ou um programa de computador também são 
expressões da imaginação e da criatividade, mas devem ser protegidas pelo 
regime do direito autoral. 
A diferenciação entre esses regimes será estudada por nós ao longo da aula de 
hoje, mas desde já você deve saber que o direito autoral protege a obra em 
si, enquanto o direito de propriedade industrial protege na técnica. 
 
2.2. Aspectos históricos 
Aquela cidade humana obviamente sempre existiu, mas apontamos na Revolução 
Industrial o marco histórico a partir do qual ficou clara a realidade de que a 
criação é grande instrumento de poder e riqueza. 
O primeiro caso conhecido de proteção ao inventor, todavia, muito anterior a 
isso. Em 1236, na cidade de Bordeaux, na França, foi concedido à Bonafasus de 
Sancta e Companhia o direito de explorar com exclusividade, pelo período de 15 
anos, o método flamengo de tecer e tingir tecidos de lã. Esse privilégio, porém, 
tal como outros concedidos ainda na Idade Média, não passavam da aplicação de 
critérios políticos de conveniência e oportunidade. Não havia ainda um regime 
jurídico instituído e aplicável à proteção das invenções. 
As mudanças de cenário começam a surgir com as codificações de patentes de 
Veneza (1474) e da Inglaterra (o statute of monopolies, de 1623/1624), que 
introduziram alguns princípios básicos até hoje observados no regime de 
propriedade industrial. 
O assunto, porém, somente ganhou corpo depois da Revolução Industrial. Em 
1883 ocorreu a Convenção de Paris, ocasião em que diversas nações se reuniram 
para analisar e uniformizar o sistema internacional de proteção à propriedade 
industrial. O Brasil, diga-se de passagem, foi um dos países fundadores da 
Convenção de Paris, tendo sempre assumido posição de vanguarda no assunto. 
 
3 – Disposições constitucionais 
Quase todas as concepções brasileiras, ao logo da história, concederam privilégio 
ao inventor para exploração de seus inventos. A Constituição Federal de 1988 
trata da propriedade industrial na parte dos direitos e garantias individuais. 
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua 
utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes 
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País; 
 
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Importante mencionar também que desde 1994 o Brasil é signatário do acordo 
conhecido como TRIPS, ou, em português, Acordo Relativo aos Aspectos do 
Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com Comércio (ADPIC). 
Aplicação desse acordo já gerou interessante polêmica na jurisprudência 
nacional. Isso porque o texto do Acordo TRIPS prevê a postergação da sua 
vigência por cinco anos nos países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil. 
Os primeiros casos julgados a respeito do assunto, porém o Superior Tribunal de 
Justiça teve entendimento diferente. Segundo o Tribunal, a aplicação do acordo 
deveria ser imediata, já que o Brasil não havia manifestado expressamente a 
adesão à cláusula que previa A postergação da vigência do acordo. Devemos 
salientar, porém, que posteriormente o STJ alterou seu entendimento, adotando 
posicionamento no sentido de que a postergação da vigência do acordo seria 
válida para o Brasil independentemente de adesão expressa à cláusula do TRIPS. 
 
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
PATENTE CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI N. 5772/71 POR MAIS CINCO ANOS. 
ACORDO TRIPS. VIGÊNCIA NO BRASIL. 
I - O Acordo Internacional TRIPS - inserido no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 
n. 1.355/94 -, na parte que prevê a prorrogação do prazo de patente de 15 anos - nos 
termos da Lei n. 5.772/71 - para 20 anos, não tem aplicação imediata, ficando submetida 
a observância de suas normas a pelo menos duas restrições, em se tratando de países em 
desenvolvimento, como o caso do Brasil: a) prazo geral de um ano, a contar do início da 
vigência do Acordo no país (art. 65.1); b) prazo especial de mais quatro anos para os países 
em desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral. 
II - A ausência de manifestação legislativa expressa, no sentido de postergar a vigência do 
Acordo no plano do direito interno por mais cinco anos (na modalidade 1 + 4), não pode 
ser interpretada como renúncia à faculdade oferecida pelo art. 65 às nações em 
desenvolvimento, uma vez que não havia nenhum dispositivo obrigando o país a declarar 
sua opção pelo prazo de transição. Precedente: REsp 960.728/RJ, Relª. Minª. NANCY 
ANDRIGHI, DJ 17.3.09. Recurso Especial provido. 
REsp 806.147/RJ, Rel. Min. Sidnei Benetti, 3a Turma, j. 15.12.2009, DJe 18.12.2009. 
 
4 – A Lei n. 9.279/1996 – Lei de Propriedade 
Industrial 
Atualmente a Lei n. 9.279/1996 regula os direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial no Brasil. Se escopo é declarado logo nos primeiros 
dispositivos. 
 
Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu 
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: 
I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; 
II - concessão de registro de desenho industrial; 
III - concessão de registro de marca; 
 
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IV - repressão às falsas indicações geográficas; e 
V - repressão à concorrência desleal. 
 
Podemos dizer, portanto que são quatro os bens protegidos pelo direito de 
propriedade industrial: a invenção e o modelo de utilidade (protegidos mediante 
patente), e a marca e o desenho industrial (protegidos por meio de registro). 
Além disso, o direito de propriedade industrial também reprime as falsas 
indicações geográficas e a concorrência desleal. 
 
Como o Brasil é signatário tanto do TRIPS quanto da Convenção da União de 
Paris, é comum dizer que somos um país unionista no que se refere ao direito 
de proteção industrial. A Lei n. 9.279/1996 obedece justamente aos preceitos 
desses dois acordos internacionais. 
 
Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei: 
I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por 
quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e 
II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas 
domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. 
 
O art. 3o adota no ordenamento brasileiro ou os princípios da prioridade da 
assimilação. 
Além disso, a lei classifica os direitos de propriedade industrial como bens móveis, 
nos termos de seu art. 5o. 
 
Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade 
industrial.PROTEÇÃO À PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL
Concessão de
Patente De invençãoDe modelo de utilidade
Registro De marcaDe desenho industrial
Repressão às falsas 
indicações geográficas
Repressão à concorrência 
desleal
 
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5 – Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – 
INPI 
O INPI é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior de Serviços (MDIC), que tem por atribuição a concessão de privilégios e 
garantias aos inventores e criadores. 
Como estamos falando de uma autarquia federal, as decisões do INPI podem ser 
revistas pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, o STJ entende que as ações 
ajuizadas contra o INPI devem correr perante a Justiça Federal, no foro do Rio 
de Janeiro, onde fica localizada a sede do Instituto. Por outro lado, o STJ também 
entende que quando houver litisconsórcio passivo (mais de um réu) a ação pode 
ser proposta no Rio de Janeiro ou no domicílio do outro réu. 
 
Processual civil. Recurso especial. Ação na qual o INPI figura como parte. Foro competente 
para julgamento. O foro competente para julgamento de ação em que o INPI figure como 
parte é o de sua sede, a princípio. Contudo, o Código de Processo Civil faculta que o autor 
ajuize a ação no foro do domicílio do outro demandado na hipótese de pluralidade de réus, 
se assim preferir. Inteligência do art. 94, § 4.º, do CPC. 
REsp 346.628/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2001, DJ 04.02.2002, p. 
355. 
 
O INPI é uma autarquia federal, vinculada ao 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior de 
Serviços (MDIC), que tem por atribuição a 
concessão de privilégios e garantias aos inventores e criadores. O STJ entende 
que as ações ajuizadas contra o INPI devem correr perante a Justiça Federal, no 
foro do Rio de Janeiro, onde fica localizada a sede do Instituto. Por outro lado, o 
STJ também entende que quando houver litisconsórcio passivo (mais de um réu) 
a ação pode ser proposta no Rio de Janeiro ou no domicílio do outro réu. 
 
Esse entendimento acerca da competência da Justiça Federal do Rio de Janeiro, 
porém, não se aplica aos litígios entre particulares em razão de registro junto ao 
INPI, já que nestes casos a autarquia não é parte, e por isso a competência é, 
em regra, da Justiça Comum Estadual. 
Outro aspecto jurisprudencial que deve ser mencionado é a controvérsia, dentro 
do próprio STJ, acerca da possibilidade de o juízo estadual declarar 
incidentalmente a nulidade de patente ou registo de marca ou desenho industrial. 
O entendimento da 4a Turma é no sentido de que isso seria possível, mas há 
julgados mais recentes da 3a Turma no sentido de que a parte interessada 
precisaria propor ação anulatória própria perante a Justiça Federal. 
 
 
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6 – Patentes 
A patente, instrumentalizada pela chamada carta-patente, é o instrumento 
jurídico de proteção da invenção e do modelo de utilidade. 
 
6.1. Definições básicas 
A invenção é um ato original, fruto da criatividade humana. Segundo as regras 
da Lei de Propriedade Industrial, a invenção será patenteável desde que atenda 
aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. 
O modelo de utilidade, por sua vez, tem definição legal, no art. 9o da lei. 
 
Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, 
suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato 
inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. 
 
Alguns autores dizem que o modelo de utilidade seria uma mini-invenção ou 
pequena-invenção, enquanto Edilson Enedino das Chagas o chama de “invenção 
melhorada”, dando como exemplo as novas tecnologias e carros elétricos e 
híbridos, que melhoram os automóveis, tradicionalmente movidos a combustão, 
mas que não representam exatamente um novo invento. 
Utilizando exemplos patenteados, podemos citar a cadeira de rodas vertical, 
utilizada para locomoção de pessoas com deficiência que não devam ficar 
sentadas, bem como o lacre para conservantes, muito comum em recipientes 
de tampa metálica, em que temos uma peça que é removida, geralmente no meio 
da tampa, que alivia a pressão interna e facilita a abertura da embalagem. 
 
 
 
 
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Por outro lado, o art. 10 da Lei de Propriedade Industrial determina o que não 
pode ser considerado como modelo de utilidade. 
 
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 
II - concepções puramente abstratas; 
III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, 
educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; 
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; 
V - programas de computador em si; 
VI - apresentação de informações; 
VII - regras de jogo; 
VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de 
diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e 
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, 
ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural 
e os processos biológicos naturais. 
 
6.2. Requisitos e patenteabilidade 
Para que o autor de uma invenção ou modelo de utilidade possa obter proteção 
por meio da patente, é necessário demonstrar o preenchimento dos requisitos de 
patenteabilidade: novidade, atividade inventiva, aplicação industrial (ou 
industriabilidade) e licitude (ou desimpedimento). 
 
Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não 
compreendidos no estado da técnica. 
 
O estado da técnica é tudo que está acessível ao público antes da data de depósito 
do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro 
meio, no Brasil ou no exterior. O requisito da novidade, portanto, será 
preenchido quando a invenção ou modelo de utilidade for algo desconhecido até 
mesmo para a comunidade científica especializada. 
A atividade inventiva, aqui descrita como um outro requisito, será atendida 
quando, para um técnico no assunto, a invenção não decorrer da maneira óbvia 
do estado da técnica, e o modelo de utilidade não decorrer de maneira evidente 
ou vulgar do estado da técnica. Em outras palavras, é preciso demonstrar que 
inventor chegou a um resultado novo, como consequência de um ato de criação. 
Nesse sentido, a intenção deve ser diferenciada da mera descoberta. Os norte-
americanos chamam esses requisito de non-obviousness. 
A aplicação industrial, terceiro requisito de patenteabilidade, é preenchido 
quando a invenção ou o modelo de utilidade possam ser adotados por qualquer 
 
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tipo de indústria. O invento, portanto, precisa ser útil e factível. Se alguém queria 
algo novo, mas que não é possível produzir industrialmente, não poderá haver 
patente. 
O Outro requisito é a licitude ou desimpedimento, objeto do art. 18 da Lei de 
Propriedade Industrial. 
 
Art. 18. Não são patenteáveis: 
I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde 
públicas; 
II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem 
como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de 
obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e 
III - o todo ou partedos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam 
aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial 
- previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. 
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, 
exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção 
humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não 
alcançável pela espécie em condições naturais. 
 
Tome cuidado especialmente para não confundir o conteúdo do art. 18 com o do 
art. 10 da Lei de Propriedade Industrial. O art. 10 traz que a lei não considera 
como invenção bom modelo utilidade, enquanto o art. 18 tratar casos que até 
poderiam ser considerados como invenções ou modelos de utilidade, mas que o 
legislador preferiu não proteger por outras razões. 
 
Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos 
dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 
 
No regime anterior, não se previa a possibilidade de concessão de patente para 
inventos na área farmacêutica, sob a justificativa de universalizar o acesso da 
população aos avanços da ciência médica. A Lei de Propriedade Industrial, porém, 
prevê essa proteção, mas a concessão de patentes dependerá de prévia anuência 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Na época da implementação da lei surgiu controvérsia acerca da natureza da 
participação da Anvisa. A agência defendia que sua anuência consistiria na 
própria análise dos requisitos de patenteabilidade, enquanto o INPI argumentava 
que tal entendimento representava invasão de suas atribuições institucionais. 
O conflito de atribuições foi resolvido por meio do Parecer n. 210/PGF/AE/2009, 
da Procuradoria-Geral Federal, ratificado pelo Advogado-Geral da União. Segundo 
o referido parecer, não é atribuição da Anvisa promover exames 
(avaliação/reavaliação) dos critérios técnicos próprios da patenteabilidade 
(novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) quando da atuação para 
anuência prévia (art. 229-C da Lei n. 9.279, de 1996), pois é uma atribuição 
 
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própria do INPI, conforme estabelecido pela própria lei (art. 2o da Lei n. 
5.468/1970). Nesse sentido, a Anvisa deve atuar em conformidade com as suas 
atribuições institucionais (art. 6o da Lei n. 9.782/1999): impedir por meio do 
controle sanitário a produção e a comercialização de produtos e serviços 
potencialmente nocivos à saúde humana. 
 
Merece menção ainda o chamado “segundo uso” de substâncias 
farmacológicas, que se refere à reivindicação de patente de um fármaco já 
conhecido, mas para um novo uso terapêutico. 
O Escritório de Patentes Europeu sempre negava esse tipo de pedido em razão 
da proibição de patente de método de tratamento (proibição essa que também 
consta na Lei de Propriedade Industrial). Esse entendimento, porém, mudou com 
o caso Pharmuka, por ocasião do qual o Escritório de Patentes Europeu passou a 
entender que a questão poderia ser resolvida pela forma de reivindicação: em 
vez de “uso do composto A para tratar B”, o pedido deveria ser formulado como 
“uso do composto A para se obter um medicamento destinado ao tratamento de 
B”. 
Como essa solução surgiu inicialmente num caso tratado na Suíça, ficou 
conhecida como “fórmula suíça”, e esse entendimento também vem sendo 
adotado nos mesmos moldes pelo INPI. A Anvisa, por outro lado, tem 
manifestado oposição à patente do segundo uso, pois isso faz com que a 
exclusividade sobre um fármaco permaneça por mais tempo, prejudicando a 
entrada de genéricos no mercado e, em última análise, restringindo o acesso da 
população ao medicamento. Esse entendimento levou à apresentação de projeto 
de lei proibindo completamente a patente do segundo uso, e que ainda está em 
tramitação no Congresso Nacional. 
 
Outra controvérsia que merece menção específica é a que diz respeito à patente 
de biotecnologia. A Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU define 
biotecnologia como “qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas 
biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modificar 
produtos ou processos para utilização específica”. Essas técnicas têm diversas 
aplicações hoje, a exemplo da produção de medicamentos, lavouras e 
combustíveis. 
A controvérsia aqui gira em torno do atendimento, ou não, do requisito da 
inventividade. Muitos dizem, por exemplo, que não se pode patentear uma 
sequência ou segmentos de DNA, pois isso configuraria mera descoberta, e não 
invento. Nos Estados Unidos, porém, o Escritório de Patentes e Marcas tem 
concedido patentes de DNA. 
O Acordo TRIPS prevê situações em que os países-membros poderão negar a 
patente nessa área: 
a)!Métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres 
humanos ou de animais; 
 
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b)!Plantas e animais, exceto micro-organismos e processos essencialmente 
biológicos para a produção de plantar ou animais, excetuando-se os 
processos não biológicos e microbiológicos. 
Podemos dizer que o Brasil adotou regras bastante restritivas no que se refere à 
patenteabilidade na área de biotecnologia. Releia os dispositivos a seguir. 
 
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 
[...] 
VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de 
diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e 
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, 
ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural 
e os processos biológicos naturais. 
 
Art. 18. Não são patenteáveis: 
[...] 
III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam 
aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial 
- previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. 
 
Devemos ainda lembrar que, no caso das patentes de material biotecnológico, há 
uma exigência adicional na Lei de Propriedade Industrial, que é o depósito do 
material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional. 
Nesses casos, portanto, a mera descrição não é suficiente. 
Quanto aos limites éticos da manipulação biotecnológica, lembre-se de que a Lei 
de Propriedade Industrial prevê a negativa da patente nos casos contrários à 
moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública (art. 18, I). 
Os autores geralmente mencionam como exemplo desse tipo de negativa a 
clonagem humana. 
 
6.3. Pedido de patente 
O ato de concessão da patente é precedido de um processo administrativo 
complexo e muitas vezes demorado. 
 
Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a 
patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. 
[...] 
§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do 
autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação 
de serviços determinar que pertença a titularidade. 
 
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§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por 
duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, 
mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos. 
§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua 
nomeação. 
 
O pedido de proteção deveráser feito ao INPI pelo próprio autor da invenção ou 
modelo de utilizado, ou ainda pelos herdeiros ou sucessores, pelo cessionário ou 
por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços 
determinar que pertença a titularidade. 
Se houver mais de um inventor, o pedido poderá ser feito por todos em conjunto 
ou por qualquer um deles isoladamente, desde que indique os nomes dos demais. 
 
Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de 
utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que 
provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação. 
 
Caso dois ou mais inventores pretendam a mesma patente, o critério utilizado 
para concessão da proteção será a data do depósito. Isso mesmo! Não importa 
quando houve o esforço de criação propriamente dito. O que importa é quando o 
inventor procurou o INPI. 
Esta é apontada pelos doutrinadores como a principal diferença entre a 
propriedade industrial e o direito autoral. Este é conferido desde o momento da 
criação da obra, tendo o seu registro efeito meramente declaratório. A 
propriedade industrial, por outro lado, toma por marco a data do depósito, tendo 
a patente ou registro efeito constitutivo da proteção jurídica. 
 
“Mas professor, e se o invento ou modelo de utilidade for de autoria de 
empregado de empresário? Como fica a proteção?” 
 
Esta é uma excelente pergunta, respondida pela Lei de Propriedade Industrial em 
seu art. 88. 
 
Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador 
quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por 
objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para 
os quais foi o empregado contratado. 
 
Quando o empregado tiver a atividade criativa como sua atribuição prevista no 
contrato de trabalho, a invenção ou modelo de utilidade pertencem ao 
empregador. A não ser que haja disposição em contrário no contrato de trabalho, 
a retribuição pelo seu trabalho se resume ao salário. 
 
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Conferindo proteção ainda maior ao empregador nestes casos, a Lei de 
Propriedade Industrial determina ainda que, salvo prova em contrário, 
consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de 
utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 ano após a extinção 
do vínculo empregatício. 
 
A invenção e o modelo de utilidade pertencem 
exclusivamente ao empregador quando decorrerem de 
contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que 
tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou 
resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. 
Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato 
a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado 
até 1 ano após a extinção do vínculo empregatício. 
 
É prática comum nas empresas que se dedicam a pesquisa que haja acordos que 
preveem participação percentual do empregado na exploração da sua invenção 
ou modelo de utilidade, nas condições que estamos estudando. A Lei de 
Propriedade Industrial traz previsão específica nesse sentido, determinando ainda 
que essa participação não se incorpora ao salário do empregado. 
Por outro lado, o art. 90 prevê o caso em que o invento pertencerá 
exclusivamente ao empregador. Isso ocorrerá quando a invenção ou o modelo de 
utilidade não tiver qualquer vinculação com o contrato de trabalho e não decorrer 
da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos 
do empregador. 
 
Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes 
iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, 
materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição 
contratual em contrário. 
 
Esta é uma situação intermediária, em que a propriedade do invento é comum. 
Isso ocorrerá quando o empregado tiver concedido sua contribuição pessoal, e o 
empregador tiver provido recursos, dados, meios, materiais, instalações ou 
equipamentos. 
Por fim, devemos ainda mencionar o art. 93, segundo o qual as disposições que 
estamos estudando também se aplicam às entidades da Administração Pública, 
direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. 
 
 
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6.4. Análise dos requisitos 
 
Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: 
I - requerimento; 
II - relatório descritivo; 
III - reivindicações; 
IV - desenhos, se for o caso; 
V - resumo; e 
VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 
 
O procedimento de análise dos requisitos da patente se inicia com o depósito 
do pedido. Uma vez apresentado com todos os elementos previstos no art. 19, 
o pedido será submetido a análise formal preliminar e em seguida protocolizado. 
A data do depósito, que é útil por várias razões, será a data em que o pedido foi 
apresentado. 
Por outro lado, o INPI poderá identificar problemas do ponto vista formal, caso 
em que conferirá o prazo de 30 dias para que seja satisfeita a exigência, desde 
que estejam presentes os alimentos mínimos necessários para o pedido. 
Cumpridas as exigências formais, é possível passar à fase de análise das 
condições do pedido. 
 
Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um 
grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito 
inventivo. 
Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo 
principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes 
construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal 
do objeto. 
 
Cada pedido deve corresponder a uma invenção ou a um modelo de utilidade, 
mas é possível que haja perigo conjunto quando as invenções ou modelos de 
utilidade forem partes de um todo. 
A Lei de Propriedade Industrial se preocupa ainda em estabelecer as condições 
para que os técnicos do INPI sejam capazes de avaliar a industriabilidade do 
invento, como podemos ver pela leitura do art. 24. 
 
Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a 
possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor 
forma de execução. 
 
 
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Por fim, o autor do pedido deve também apresentar no relatório descritivo suas 
reivindicações e fundamentá-las detalhadamente, definindo de modo claro o 
objeto de proteção. 
 
Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado. 
§ 1º O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesseis) meses, contados 
da data do depósito ou da prioridade mais antiga. 
§ 2º A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade 
ao depósito imediatamente posterior. 
 
Essa regra tem por finalidade evitar que o depositante do pedido o retire durante 
e seu período de sigilo e logo depois o deposite novamente, prolongando, dessa 
forma, o período de proteção. Como o pedido retirado ou abandonado é 
necessariamente publicado, passa automaticamente a integrar o “estado da 
técnica”, e um novo depósito então padeceria do requisito da novidade. 
 
Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados 
da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que serápublicado, à exceção do caso previsto no art. 75. 
 
Vencida a fase de analise das condições do pedido, passa-se então ao 
processamento e exame. Uma vez feito e admitido o pedido, caberá ao INPI 
manter seu sigilo durante o período de 18 meses, promovendo, ao fim desse 
prazo, a publicação na Revista da Propriedade Industrial, exceto quando se 
tratar de patente de interesse da defesa nacional, conforme arts. 30 e 75 da Lei 
de Propriedade Industrial. Se houver material biológico, este também se tornará 
acessível ao público por ocasião da publicação. 
Essa publicação também poderá ser antecipada a pedido do depositante. Como 
o período de sigilo é um benefício concedido ao inventor, para que ele possa 
organizar melhor sua criação, nada mais justo do que possibilitar que ele abra 
mão desse período, acelerando o restante do processo. 
Deverão constar na publicação os dados identificadores do pedido de patente, 
ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos 
desenhos à disposição do público no INPI. 
A publicação é importante porque, a partir dela, outros empresários e o público 
poderão tomar conhecimento das reivindicações do autor do pedido, e 
eventualmente opor alguma resistência. Por outro lado, a publicação faz com que 
qualquer pessoa tenha acesso aos detalhes do invento, e por isso pode surgir 
dúvida para o empresário entre requerer a proteção ao invento ou explorá-lo no 
regime de segredo de empresa. 
Se optar pelo segredo de empresa, o empresário assume o risco de outra pessoa 
requerer a proteção legal ao invento, mas se optar pela proteção, caberá apenas 
a ele fiscalizar o uso indevido de sua propriedade industrial. 
 
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Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a 
apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame. 
Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da 
publicação do pedido. 
[...] 
Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por 
qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, 
sob pena do arquivamento do pedido. 
Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o 
requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de 
uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo. 
 
Feita a publicação, caberá ao depositante ou a qualquer interessado requerer o 
exame ao INPI. Esse requerimento deverá ser feito em 36 meses contados da 
data do depósito. 
Você deve estar se perguntando por que razão a lei exige que, após o depósito e 
a publicação, seja requerido o exame do invento. Na realidade isso ocorre para 
evitar o desperdício de energia por parte do INPI. O desenvolvimento tecnológico 
hoje é tão rápido, que depois do período de sigilo e da publicação, o invento pode 
não ser mais comercialmente interessante. 
O interessado pode não ser apenas o autor do invento, mas, por exemplo, alguém 
que tenha interesse em explorá-lo por meio do licenciamento da patente. Durante 
o período de exame, qualquer interessado também pode apresentar ao INPI 
documentos e informações capazes de auxiliar na análise do pedido. 
Se o prazo for ultrapassado sem que haja o requerimento de exame, o pedido 
será arquivado. É possível que seja pedido o desarquivamento, mas isso precisa 
ocorrer no prazo de 60 dias. Caso contrário, o arquivamento se tornará definitivo. 
Caso seja feito o requerimento de exame, o INPI analisará o pedido do autor, 
ocasião na qual será elaborado um parecer quanto à patenteabilidade, adaptação 
do pedido à natureza reivindicada, reformulação do pedido ou divisão, ou, ainda, 
exigências técnicas, nos termos do art. 35 da Lei de Propriedade Industrial. 
Se o parecer for pela não patenteabilidade, pelo não enquadramento do pedido 
na natureza reivindicada ou pela formulação de exigência, o depositante será 
intimado para manifestar-se no prazo de 90 dias. Não respondida a exigência, o 
pedido será arquivado. 
 
6.5. Concessão da patente 
 
Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de 
patente. 
 
 
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Da decisão pelo deferimento ou indeferimento da patente não caberá recurso 
administrativo. É possível, contudo, que o terceiro interessado requeira a 
nulidade administrativa da patente, nos termos do art. 51 da Lei de Propriedade 
Industrial. 
Uma vez deferido o pedido e paga a retribuição correspondente, a patente será 
concedida, expedindo-se a carta-patente, na qual deverão constar o número, o 
título e a natureza respectivos, o nome do inventor, a qualificação e o domicílio 
do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os 
desenhos, bem como os dados relativos à prioridade, nos termos do art. 39. 
 
6.6. Vigência da patente 
 
Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de 
utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. 
Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de 
invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de 
concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito 
do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. 
 
Normalmente a patente de invenção dura 20 anos, e a de modelo de utilidade 
dura 15 anos, sempre contados da data do depósito. O legislador, porém, buscou 
garantir um período mínimo de vigência a partir da concessão, especialmente 
para os casos em que há uma demora excessiva na análise do pedido sem que 
haja culpa do autor, determinando que esse prazo de vigência não será inferior 
a 10 anos para a invenção e 7 anos para o modelo de utilidade, contados da data 
de concessão. 
Interessante mencionar aqui que está em tramitação junto ao Supremo Tribunal 
Federal uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o parágrafo único do 
art. 40, que inclusive conta com parecer do Procurador-Geral da República pela 
procedência do pedido. A ação, contudo, ainda não foi julgada. 
 
A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e 
a de modelo de utilidade pelo prazo 15 anos contados da 
data de depósito 
 
6.7. Proteção conferida pela patente 
 
Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes 
propósitos: 
I - produto objeto de patente; 
 
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II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 
§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam 
para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. 
§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando 
o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que 
o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. 
 
Uma vez concedida a patente, seu detentor terá direito de exploração econômica 
exclusiva, e diante de exploração indevida por terceiros, poderá ingressar com 
ação judicial para obter indenização. 
Essa proteção, porém, não é absoluta. Há casos específicos em que a exploração 
da o invento ou modelo de utilidade é permitida, a exemplo da finalidade 
acadêmica ou meramente experimental, bem como da exploração não comercial, 
conforme previsão do art. 43. 
 
Art.43. O disposto no artigo anterior não se aplica: 
I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade 
comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; 
II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, 
relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; 
III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, 
executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; 
IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido 
colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; 
V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem 
finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação 
para obter outros produtos; e 
VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham 
em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido 
licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o 
produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da 
matéria viva em causa. 
VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida 
por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de 
testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para 
a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos 
estipulados no art. 40. 
 
Outra exceção é a exploração de boa-fé por conta de terceiro que a iniciou antes 
do depósito do pedido de patente. Nesse caso a Lei de Propriedade Industrial 
assegura o direito de continuar a exploração, nos termos do art. 45. 
 
Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de 
patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, 
sem ônus, na forma e condição anteriores. 
 
d
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§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o 
negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto 
da patente, por alienação ou arrendamento. 
§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido 
conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que 
o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação. 
 
6.8. Nulidade da patente 
Apesar de não haver previsão legal de recurso administrativo contra a concessão 
de patente, é possível requerer sua nulidade total ou parcial, a depender de seu 
escopo: se a nulidade incidir sobre todas as reivindicações, será total; se incidir 
apenas sobre algumas, será parcial. 
O reconhecimento administrativo da nulidade da patente gera efeitos ex tunc. 
Em outras palavras, os efeitos da nulidade retroagem até a data do depósito do 
pedido. 
Uma peculiaridade é a possibilidade de adjudicação da patente, que ocorrerá 
quando for o caso de nulidade por ofensa ao art. 6o da Lei de Propriedade 
Industrial. Neste caso o argumento para a nulidade é o de que o beneficiário da 
patente não é seu legítimo titular. Diante desta situação será possível ingressar 
com ação judicial pedindo que a titularidade da patente seja modificada. 
 
O reconhecimento administrativo da nulidade da patente 
gera efeitos ex tunc. Em outras palavras, os efeitos da 
nulidade retroagem até a data do depósito do pedido. 
 
Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando: 
I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; 
II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, 
respectivamente; 
III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; 
ou 
IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, 
indispensáveis à concessão. 
Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente. 
 
Perceba que o art. 50 não determina que o INPI necessite de provocação para 
declarar a nulidade de patente quando estiverem presentes os requisitos 
necessários. Na realidade, o processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício 
ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, desde que 
seja observado o prazo de 6 meses contados da concessão da patente. 
O parágrafo único do art. 50 determina ainda que o processo de nulidade 
prosseguirá ainda que extinta a patente. Isso ocorre porque, mesmo que já tenha 
 
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sido extinta, a patente certamente produziu efeitos, e, se for o caso de nulidade 
da patente, esses efeitos também deverão ser anulados. 
Uma vez instaurado o processo administrativo, o titular da patente deverá ter a 
possibilidade de defender-se (contraditório). O procedimento está descrito nos 
arts. 52 a 54 da Lei de Propriedade Industrial. 
 
Art. 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. 
Art. 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI 
emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum 
de 60 (sessenta) dias. 
Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as 
manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância 
administrativa. 
 
Quanto à possibilidade de ajuizamento da ação de nulidade, esta poderá ser 
proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer 
pessoa com legítimo interesse. É possível também a declaração incidental da 
nulidade quando esta for tomada como matéria de defesa em outra ação judicial, 
ou, ainda, a suspensão cautelar dos efeitos da patente, atendidos os requisitos 
processuais próprios. 
Quando o INPI não for autor da ação de nulidade, deverá obrigatoriamente 
intervir no feito. Por isso a ação de nulidade deve ser proposta perante a Justiça 
Federal, como já mencionamos anteriormente. Lembre-se ainda de que, em 
regra, a competência é da seção judiciária do Rio de Janeiro, a não ser que haja 
outro réu, caso em que a ação também poderá ser proposta no domicílio deste. 
 
Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, 
quando não for autor, intervirá no feito. 
§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias. 
§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para 
ciência de terceiros. 
 
Aqui cabe observação acerca do prazo para resposta do réu, que é 
especificamente previsto pela Lei de Propriedade Industrial, maior do que o prazo 
previsto pelo Código de Processo Civil. 
 
6.9. Cessão de patente 
 
Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser 
cedidos, total ou parcialmente. 
 
 
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Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações: 
I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; 
II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e 
III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. 
Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua 
publicação. 
 
Como a patente, assim como os demais direitos de propriedade industrial, é 
considerada um bemmóvel, é perfeitamente possível que seu titular dela 
disponha da maneira que bem entender. É possível, portanto, a cessão da 
patente, ou mesmo do pedido de patente. 
Os atos de disposição da patente, porém, deverão ser objeto de anotação pelo 
INPI. 
 
6.10. Licenciamento de patente 
A licença para exploração da patente pode ser voluntária ou compulsória, a 
depender da forma como se dá. 
 
Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para 
exploração. 
Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para 
agir em defesa da patente. 
 
O art. 61 prevê a o licenciamento voluntário, que deve dar-se mediante contrato 
de licença para exploração, que deverá ser averbado junto ao INPI para que 
produza efeitos em relação a terceiros. 
A contraprestação pela exploração da patente licenciada é o que normalmente 
chamamos de royalty. Interessante mencionar que, apesar de o licenciamento 
do pedido de patente ser admitido, o INPI não vem admitindo a previsão 
contratual de pagamento de royalties neste caso. 
 
Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, 
sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento. 
 
Segundo a regra do art. 63, se uma determinada patente foi licenciada e, 
posteriormente, o antigo titular aperfeiçoou o invento, o licenciado terá 
preferência para obter o licenciamento relacionado ao aperfeiçoamento realizado. 
 
Art. 64. O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de 
exploração. 
 
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§ 1º O INPI promoverá a publicação da oferta. 
§ 2º Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem 
que o titular tenha desistido da oferta. 
§ 3º A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto 
de oferta. 
§ 4º O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos 
pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66. 
 
Este é o caso em que o titular da patente não deseja negociar diretamente o seu 
licenciamento, delegando ao INPI a competência para promover uma oferta 
pública de licenciamento. Essa publicação da oferta será feita por meio da Revista 
da Propriedade Intelectual. 
Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao 
INPI o arbitramento da remuneração, que poderá ser revista decorrido 1 ano da 
sua fixação. 
Por fim, o titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o 
licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1 ano da concessão, 
interromper a exploração por prazo superior a 1 ano, ou, ainda, se não forem 
obedecidas as condições para a exploração. 
 
Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os 
direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder 
econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. 
§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: 
I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou 
fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, 
ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou 
II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. 
§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha 
capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, 
que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse 
caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior. 
§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder 
econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao 
estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha 
sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. 
§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista 
no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto 
fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado 
no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. 
§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 
(três) anos da concessão da patente. 
 
 
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Agora estamos falando do licenciamento compulsório, que será uma espécie de 
sanção, aplicada inicialmente ao titular da patente que abusa do privilégio geral 
de exploração a ele concedido. 
O processo de concessão da licença compulsória começa com o requerimento de 
um interessado, mas deve-se sempre dar oportunidade ao titular da patente para 
que se defenda de maneira adequada. Esta é a previsão do art. 69. 
 
Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular: 
I - justificar o desuso por razões legítimas; 
II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou 
III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal. 
 
Há ainda uma outra hipótese de licenciamento compulsório, prevista no art. 70 
da Lei de Propriedade Industrial. 
 
Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se 
verificarem as seguintes hipóteses: 
I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra; 
II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à 
patente anterior; e 
III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da 
patente anterior. 
§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração 
depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior. 
§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente 
de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser 
dependente de patente de processo. 
§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória 
cruzada da patente dependente. 
 
Neste caso as três condições devem ser observadas cumulativamente para que 
a licença compulsória seja concedida. Essa modalidade é chamada por alguns 
doutrinadores de licença de dependência. 
 
Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder 
Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa 
necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não 
exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. 
Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a 
possibilidade de prorrogação. 
 
 
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Esta é a chamada licença por interesse público, que ocorre diante de situações 
de emergência ou interesse público. Esta modalidade de licença ganhou 
notoriedade em um caso no qual se discutia o licenciamento compulsório para 
uso do medicamento Efavirenz, empregado no tratamento dos portadores do 
vírus HIV. 
A “quebra da patente” foi determinada pelo Decreto n. 6.108/2007, que garantiu 
o licenciamento compulsório para uso público não comercial do medicamento, 
prevendo inclusive o pagamento de royaltiesao laboratório titular da patente. 
Por outro lado, a medida sofreu críticas de instituições ligadas à pesquisa, sob o 
argumento de que afugentaria empresas que investem em pesquisa tecnológica 
de ponta. 
 
O procedimento para concessão de licenciamento compulsório consta nos arts. 
73 a 74 da Lei de Propriedade Industrial. 
 
Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das 
condições oferecidas ao titular da patente. 
§ 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo 
de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a 
proposta nas condições oferecidas. 
§ 2º O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder 
econômico deverá juntar documentação que o comprove. 
§ 3º No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, 
caberá ao titular da patente comprovar a exploração. 
§ 4º Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como 
designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da 
autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular. 
§ 5º Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e 
municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o 
arbitramento da remuneração. 
§ 6º No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, 
levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida. 
§ 7º Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença 
compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias. 
§ 8º O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo. 
Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da 
patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual 
prazo. 
§ 1º O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste 
artigo. 
§ 2º O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente. 
§ 3º Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando 
realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do 
empreendimento que a explore. 
 
 
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6.11. Patente de interesse da defesa nacional 
 
Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional 
será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei. 
§ 1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo 
para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o 
prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente. 
§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido 
considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, 
salvo expressa autorização do órgão competente. 
§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão 
condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre 
que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular. 
 
A Lei de Propriedade Industrial não dá maiores explicações acerca do que seria a 
patente de interesse da defesa nacional, mas podemos imaginar que se trata de 
um invento ou modelo de utilidade considerado importante para as Forças 
Armadas, guarda de fronteiras ou outras atividades que envolvam a segurança 
nacional. 
 
6.12. Retribuição anual 
 
Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de 
retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito. 
§ 1º O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI. 
§ 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período 
anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses 
subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional. 
Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em 
virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais 
vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 
(três) meses dessa data. 
Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará 
o arquivamento do pedido ou a extinção da patente. 
 
O art. 84 prevê a obrigação do titular da patente ou depositante do pedido de 
pagar um valor a título de retribuição anual, a partir do terceiro ano contado do 
depósito. Trata-se de uma espécie de taxa cobrada pelo INPI para custear suas 
atividades. 
 
 
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6.13. Extinção da patente 
 
Art. 78. A patente extingue-se: 
I - pela expiração do prazo de vigência; 
II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; 
III - pela caducidade; 
IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 
e no art. 87; e 
V - pela inobservância do disposto no art. 217. 
Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público. 
 
Quanto à extinção pela expiração do prazo de vigência, você já sabe que a 
vigência da patente é improrrogável. Quanto à renúncia, a própria Lei de 
Propriedade Industrial determina que ela só será admitida se não prejudicar 
direito de terceiros (art. 79). 
Quanto à caducidade, esta atingirá a patente, de ofício ou a requerimento de 
qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 anos da concessão da 
primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir 
ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis (art. 80). Trata-se de 
mais uma hipótese de instauração de processo administrativo junto ao INPI, com 
previsão de ampla defesa e contraditório para o titular da patente. 
Quando estivermos diante da extinção da patente por falta de pagamento da 
retribuição anual, é interessante notar que o STJ entende que deve haver a 
notificação do titular, para que ele possa, ou não, exercer o direito de restauração 
previsto no art. 87. 
 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTES. FALTA DE PAGAMENTO DE RETRIBUIÇÃO 
ANUAL. OBRIGATORIEDADE DE NOTIFICAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO PEDIDO OU 
DA EXTINÇÃO DA PATENTE. RESTAURAÇÃO GARANTIDA PELO ART. 87 DA LEI N. 
9.279/96 ATÉ TRÊS MESES CONTADOS DA NOTIFICAÇÃO. 
Discute-se acerca da necessidade de notificação prévia da extinção da patente pela falta de 
pagamento de duas retribuições anuais. Inicialmente, cabe pontuar que esse pagamento 
configura requisito imprescindível para que o titular de uma patente goze do monopólio, 
garantido pelo Estado, de exploração comercial do objeto patenteado durante o seu prazo 
de vigência. De acordo com o art. 84 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96), a 
retribuição anual é devida a partir do início do terceiro ano do depósito e deve ser paga nos 
três primeiros meses de cada período anual. Nesse contexto, a falta do pagamento da 
retribuição acarreta, como regra, o arquivamento do pedido de patente, ou, caso já 
concedida, a sua extinção. Porém, a regra do art. 87 do referido diploma legal prevê, como 
forma de preservar o direito do titular da patente, o instituto da restauração. Estabelece o 
dispositivo aludido que, notificado do arquivamento do pedido ou da extinção da patente 
em razão do não pagamento da retribuição anual, o depositante ou o titular pode, no prazo 
de três meses contados dessa notificação, restaurar o pedido ou apatente, por meio do 
pagamento de retribuição específica. Infere-se desse dispositivo legal que, na hipótese de 
inadimplemento da retribuição anual, a notificação do arquivamento do pedido ou da 
 
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extinção da patente é obrigatória, porquanto necessária para o exercício do direito à 
restauração. 
REsp 1.669.131-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2017, DJe 01.08.2017. 
 
6.14. Adição de invenção 
 
Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, 
mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger 
aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que 
destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito 
inventivo. 
§ 1º Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de 
adição será imediatamente publicado. 
§ 2º O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, 
ressalvado o disposto no parágrafo anterior. 
§ 3º O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o 
mesmo conceito inventivo. 
§ 4º O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de 
certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido 
de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis. 
Art. 77. O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta 
e acompanha-a para todos os efeitos legais. 
Parágrafo único. No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida 
no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, 
sem prejuízo do prazo de vigência da patente. 
 
A adição de invenção serve para proteger o conceito inventivo do inventor, ou 
seja, sua criação em si. Diante de um aperfeiçoamento ou desenvolvimento 
introduzido no invento, este poderá ser protegido por meio do procedimento de 
adição. 
 
6.15. Patentes pipeline 
 
Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou 
produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou 
produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem 
como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção 
garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do 
primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer 
mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham 
sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do 
objeto do pedido ou da patente. 
[...] 
 
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Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo 
anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de 
divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, 
por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido 
realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto 
do pedido. 
 
No regime de propriedade industrial anterior não era permitida a patente de 
produtos farmacêuticos ou alimentícios, mas a atual Lei de Propriedade Industrial 
os permite. Diante dessa situação, após a entrada em vigor da nova lei, os 
inventores que haviam requerido essas patentes no exterior poderiam requerer 
as chamadas patentes pipeline. 
Os arts. 230 e 231 preveem essa possibilidade, mas há muita controvérsia, 
incluindo aí o ajuizamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade ainda não 
julgada pelo STF. 
Na prática, muitos titulares de patentes pipeline (em sua maioria laboratórios) 
tentam estender o prazo de vigência da patente brasileira quando tais prazos, no 
país de origem, são mais longos ou são prorrogados por algum motivo. O 
entendimento do STJ, porém, é no sentido de que as patentes pipelines 
revalidadas no Brasil vigoram pelo prazo remanescente no país de origem, mas 
limitado ao prazo máximo previsto em nossa legislação, que atualmente é de 20 
anos para patentes de invenção e de 15 anos para patentes de modelo de 
utilidade. 
7 – Desenho Industrial 
Enquanto a proteção do invento e do modelo de utilidade se dá mediante 
concessão de patente, a proteção do desenho industrial se dá mediante registro, 
da mesma forma que ocorre com as marcas. 
 
7.1. Conceito de desenho industrial 
 
Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o 
conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando 
resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de 
fabricação industrial. 
 
O primeiro ponto aqui é saber diferenciar o desenho industrial da obra de arte, e 
já quero deixar claro que isso é importante porque essas obras estão, como você 
já sabe, protegidas por diferentes regimes jurídicos. 
A grande diferença está na chamada função utilitária do desenho industrial, que 
nada mais é do que a sua aplicação mercadológica. A obra de arte, por outro 
lado, é uma figura meramente estética ou decorativa. 
 
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É importante ainda salientar que, diferentemente do modelo de utilidade, o 
desenho industrial não guarda nenhuma relação com a funcionalidade do 
produto, já que é uma criação estética. 
 
7.2. Requisitos de registrabilidade 
Os requisitos necessários para o registro do desenho industrial são: 
a)!novidade; 
b)!originalidade; 
c)! aplicação industrial; e 
d)! licitude (ou desimpedimento). 
A novidade é o requisito atendido quando o desenho industrial não está 
compreendido no estado da técnica. Já tratamos do tema quando estudamos os 
inventos e os modelos de utilidade, então não precisamos mais nos aprofundar e 
explicar o que isso significa, não é mesmo!? 
O requisito da originalidade, por sua vez, será cumprido quando do desenho 
industrial resultar uma “configuração visual distintiva, em relação a outros 
objetos anteriores” (art. 97). É importante salientar ainda que esse resultado 
original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos. Em 
palavras mais simples, o desenho industrial precisa ser significativamente 
diferente dos outros existentes no mercado. 
A aplicação industrial é justamente o que diferencia o desenho industrial das 
obras de arte. O desenho industrial é aplicável a um produto, e, apesar de 
também ter caráter estético, tem finalidades que vão além do puro deleite. 
Quanto à licitude, a própria Lei de Propriedade Industrial estabelece em seu art. 
100 hipóteses de desenho industrial não registráveis. 
 
Art. 100. Não é registrável como desenho industrial: 
I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de 
pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e 
sentimentos dignos de respeito e veneração; 
II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada 
essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. 
 
7.3. Procedimento de registro 
O procedimento é muito parecido com o que estudamos quando falamos das 
patentes, mas com algumas pequenas adaptações. 
Como você já sabe, considera-se o requerente legitimado para obter o registro. 
Este poderá ser requerido em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do 
autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a leiou o contrato de trabalho ou 
de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade. 
 
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Além disso, quando estivermos falando de desenho industrial realizado 
conjuntamente por duas ou mais pessoas, o registro poderá ser requerido por 
todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para 
ressalva dos respectivos direitos. 
Se dois ou mais autores tiverem realizado o mesmo desenho industrial de forma 
independente, o direito de obter o registro será assegurado àquele que provar o 
depósito mais antigo, independentemente da data de criação. 
São também aplicáveis ao desenho industrial as disposições que estudamos 
acerca de inventos realizados por funcionários do empresário (art. 88 a 93). 
 
Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: 
I - requerimento; 
II - relatório descritivo, se for o caso; 
III - reivindicações, se for o caso; 
IV - desenhos ou fotografias; 
V - campo de aplicação do objeto; e 
VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 
Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser 
apresentados em língua portuguesa. 
 
Como você já deve ter percebido, os requisitos para o pedido de registro são os 
mesmos exigidos para a patente. Da mesma forma, o pedido de registro do 
desenho industrial deve ser, em seguida, submetido a exame formal preliminar, 
conforme art. 102 da Lei de Propriedade Industrial. O INPI, por sua vez, poderá 
receber o pedido mesmo que contenha pequenas irregularidades, determinando, 
neste caso, que as exigências formais sejam cumpridas no prazo de 5 dias, nos 
termos do art. 103. 
 De forma semelhante ao que já estudamos, o desenho industrial deve 
representar clara e suficientemente objeto e suas variações, se houver, de modo 
a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto (art. 104, parágrafo único). 
 
7.4. Concessão do registro 
 
Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos 
arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o 
registro, expedindo-se o respectivo certificado. 
 
Aqui o procedimento de registro do desenho industrial assume algumas 
peculiaridades, pois a publicação e a concessão neste caso são automáticas, e o 
registro é despedido imediatamente. 
 
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Também é importante notar que não há previsão do período de sigilo de 18 
meses. Por outro lado, a concessão do sigilo é possível mediante requerimento 
do autor, pelo prazo de 180 dias. 
Como publicação do pedido de registro e a concessão do certificado são 
automáticas, O exame do mérito do pedido somente ocorrerá mediante 
requerimento do titular ou de terceiros interessados. Por essa razão dizemos que, 
no registro do desenho industrial, o exame de mérito do pedido é eventual e 
diferido. 
 
7.5. Vigência do registro 
 
Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, 
prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. 
 
O prazo de vigência do registro de desenho industrial é de 10 anos, contados da 
data do depósito. Esse prazo, porém, poderá ser prorrogado por três períodos 
sucessivos, de 5 anos cada. O requerimento de prorrogação deve ser feito no 
último ano da vigência do registro, e depende do pagamento da respectiva 
retribuição. Se o pedido não for feito no prazo previsto, o titular poderá fazê-lo 
nos 180 dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. 
O titular do registro, então, terá o direito de exploração econômica exclusiva do 
seu objeto, assim como ocorre na patente de invenção e de modelo de utilidade. 
A Lei de Propriedade Industrial aqui também protege o terceiro de boa-fé que já 
explorava o objeto antes da data do depósito, conforme art. 110. 
 
Art. 110. À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido 
de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a 
exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores. 
§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o 
negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto 
do registro, por alienação ou arrendamento. 
§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido 
conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3º do art. 96, 
desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da 
divulgação. 
 
7.6. Nulidade do registro 
Assim como ocorre com as patentes, também é possível a decretação de 
nulidade do registro de desenho industrial nos casos de desobediência à Lei de 
Propriedade Industrial. 
 
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Caso a nulidade decorra de ofensa à regra do art. 94, que tata dos legítimos 
titulares do registro, o interessado poderá optar por ingressar em juízo para 
requerer a adjudicação do registro. 
Quando a nulidade for decorrente de ofensa a outros dispositivos da lei, a 
novidade deverá ser requerida ao INPI, que deverá instaurar processo 
administrativo próprio, medida que também poderá ser tomada de ofício, no 
prazo de 5 anos contados da concessão do registro. 
A declaração de nulidade produz efeitos ex tunc, e por isso é possível que o 
processo administrativo prossiga, ainda que o registro já tenha sido extinto. 
Parte fundamental do processo administrativo diz respeito ao contraditório, em 
razão do qual o titular do registro poderá exercer seu direito de defesa, 
produzidas provas necessárias para influenciar a seu favor a decisão final. O 
procedimento está descrito nos arts. 114 a 116 da Lei de Propriedade Industrial, 
seguindo a mesma lógica do procedimento para declaração de nulidade de 
patente. 
 
Art. 114. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data da publicação. 
Art. 115. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI 
emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum 
de 60 (sessenta) dias. 
Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as 
manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância 
administrativa. 
Art. 117. O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro. 
Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, 
as disposições dos arts. 56 e 57. 
 
7.7. Retribuição quinquenal 
 
Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal, a partir 
do segundo quinquênio da data do depósito. 
 
Da mesma forma que o titular da patente, o titular do registro do desenho 
industrial também deve pagar ao INPI determinados valores. Entretanto, aqui há 
uma diferença interessante: enquanto a retribuição referente a patente anual, o 
titular do registro de desenho Industrial obrigado pagamento de retribuição 
quinquenal. 
 
 
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7.8. Extinção do registro 
As hipóteses de extinção do registo do desenho industrial encontram previsão no 
art. 119 da Lei de Propriedade Industrial. 
 
Art. 119. O registro extingue-se: 
I - pela expiração do prazo de vigência; 
II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; 
III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou 
IV - pela inobservânciado disposto no art. 217. 
 
O art. 217 se refere à obrigação imposta à pessoa domiciliada no exterior, de 
constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, 
com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para 
receber citações. 
 
 
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8 – Marca 
8.1. Conceitos básicos 
A marca também um bem protegido pelo regime jurídico da propriedade 
industrial. A definição está no art. 122 da Lei de Propriedade Industrial. 
 
Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente 
perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. 
 
Perceba, portanto, que a principal finalidade da marca é diferenciar o produto de 
outros semelhantes. Sobre esses elementos diferenciadores, vale mencionar dois 
interessantes julgados do STJ: em um a Corte entende que um condomínio 
fechado que usa marca semelhante à de um produto não ofende a proteção à 
marca, pois não se refere a atos da vida comercial. Em outra ocasião, o Tribunal 
entendeu que, mesmo com um nome diferente, determinado produto violava a 
proteção à marca porque tentava se posicionar no mesmo mercado do detentor 
do registro. 
 
CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. NOME DE CONDOMÍNIO 
FECHADO (ACQUAMARINA SERNAMBETIBA 3.360). EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE 
MARCA (ACQUAMARINE) NA CLASSE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO, LOCAÇAO 
E AUXILIARES AO COMÉRCIO DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA. 
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DISTINÇAO ENTRE ATO CIVIL E ATO COMERCIAL. 
COMPOSIÇAO DOS SIGNOS. MERCADO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE 
CONFUSAO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 07/STJ. RECURSO 
DESPROVIDO. 
1. A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que visa a identificar um produto 
ou serviço no mercado consumidor. Para se obter o registro da marca e, consequentemente, 
sua propriedade, é necessária a observância de certos requisitos como a novidade relativa, 
distinguibilidade, veracidade e licitude, de molde a evitar que o consumidor seja induzido a 
engano, ante a existência de repetições ou imitações de signos protegidos. 
2. Produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, dado que incide, 
no direito marcário, em regra, o princípio da especialidade; ou seja, a proteção da marca 
apenas é assegurada no âmbito das atividades do registro, ressalvada a hipótese de marca 
notória. 
3. O nome de um condomínio fechado, a semelhança de nome de edifício, não viola 
os direitos de propriedade industrial inerentes a uma marca registrada e 
protegida, ainda que seja no ramo de serviços de administração, locação e 
auxiliares ao comércio de bens imóveis. 
4. Os nomes de edifícios ou de condomínios fechados não são marcas nem são atos 
da vida comercial, mas, ao revés, são atos da vida civil, pois promovem a 
individualização da coisa, não podendo ser enquadrados como serviços ou, ainda, 
produtos, mesmo porque, para estes últimos, a marca serve para distinguir séries 
(de mercadorias) - e não objetos singulares. 
5. O fato de uma empresa construir um edifício ou um condomínio fechado, ao 
particularizar o empreendimento colocando-lhe um nome (que se mantém, 
havendo comercialização ou não de unidades habitacionais), não torna o ato civil 
 
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em comercial, tampouco coloca em risco, por confusão, os efeitos jurídicos de 
marca registrada no ramo de serviços, pois o signo protegido é restrito à atividade, 
não repercutindo na nomeação de coisas. Incidência do princípio da especialidade. 
6. Faz-se necessário, para o exame do fenômeno da colisão de marcas, não somente a 
aferição do ramo de atividade comercial das empresas combatentes, mas deve-se apreciar 
também a composição marcária como um todo. É que a proteção da marca é limitada à sua 
forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo - ainda mais quando 
essencialmente nominativo - podem ser destacados e combinados com outros sinais, 
resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto. É o fenômeno da 
justaposição ou aglutinação de afixos em nomes, que podem constituir outras marcas 
válidas, no mesmo ramo de atividade econômica ( v.g. : Coca-Cola e Pepsi Cola). 
7. Se o Tribunal estadual, examinando os elementos de fato e de prova dos autos, concluiu 
pela ausência de risco de erro, engano ou confusão entre as marcas pelo consumidor, não 
havendo também qualquer ato de concorrência desleal praticado pela demandada, sendo 
inexistente a má-fé, chegar a conclusão diversa encontra óbice na Súmula 07 do STJ. 
8. Recurso especial a que se nega provimento. 
REsp 862.067/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), 3a 
Turma, j. 26.04.2011, DJe 10.05.2011. 
 
DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA COM 
ELEMENTOS SEMELHANTES. NOMES QUE, EMBORA COMUNS, DISTINGUEM MARCA 
DE PRODUTO ESPECÍFICO CONSAGRADO NO MERCADO. EXCLUSIVIDADE DE USO. 
PROVIMENTO. 
I - A exclusividade da marca "Leite de Rosas" é violada pelo uso da expressão "Desodorante 
Creme de Rosas", mormente em embalagem semelhante 
II - Embora composta por palavras comuns, a marca deve ter distinção suficiente no 
mercado de modo a nomear um produto específico. Marcas semelhantes em produtos da 
mesma classe induzem o consumidor a erro e violam direito do titular da marca original. 
III - Recurso Especial provido. 
REsp 929.604/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 22.03.2011, DJe 06.05.2011. 
 
8.2. Limitações de registro 
Assim como os outros bens protegidos pela propriedade industrial, a marca 
também encontra limitações nas possibilidades de registro, conforme art. 124 da 
Lei de Propriedade Industrial. 
 
Art. 124. Não são registráveis como marca: 
I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, 
nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou 
imitação; 
II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma 
distintiva; 
III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons 
costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de 
consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; 
 
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IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela 
própria entidade ou órgão público; 
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de 
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou 
associação com estes sinais distintivos; 
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, 
quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado 
comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, 
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo 
quando revestidos de suficiente forma distintiva; 
VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; 
VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e 
distintivo; 
IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa 
falsamente induzir indicação geográfica; 
X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou 
utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; 
XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão 
de qualquer gênero ou natureza;XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de 
certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; 
XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, 
econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível 
de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade 
promotora do evento; 
XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; 
XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, 
salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 
XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, 
salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 
XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos 
pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com 
consentimento do autor ou titular; 
XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o 
produto ou serviço a distinguir; 
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca 
alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou 
afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; 
XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, 
no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; 
XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, 
aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; 
XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e 
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente 
evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado 
ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou 
que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou 
 
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serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com 
aquela marca alheia. 
 
A marca deve individualizar o produto ou serviço, diferenciando-o de outros. Por 
isso não se admite o registro de marca que contenha expressão comum ou 
genérica (art. 124, VI). Nesse sentido, o STJ já entendeu que o termo “Brasil” se 
enquadra nessa proibição de registro quando for o principal elemento de nome 
empresarial. 
 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE NOME 
FANTASIA E NOME EMPRESARIAL. REGISTRO DE MARCA SUPERVENIENTE. 
VOCÁBULO DE USO COMUM. 
[...] 
4. Em princípio, os elementos que formam o nome da empresa, devidamente arquivado na 
Junta Comercial, não podem ser registrados à título de marca, salvo pelo titular da 
denominação ou terceiros autorizados. 
5. O termo "Brasil", principal elemento do nome empresarial, é, contudo, vocábulo 
de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico, ser objeto de registro 
de marca até mesmo por empresas que atuem no mesmo ramo comercial, pois 
carece da proteção firmada nos termos do art. 124, V, da Lei Lei 9.279/96. 
6. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido, para julgar improcedentes 
os pedidos iniciais, invertendo os ônus sucumbenciais. 
REsp 1.082.734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 03.09.2009, DJe 
28.09.2009. 
 
Em outra ocasião, o STJ decidiu que expressões de pouca originalidade ou fraco 
potencial criativo (marcas evocativas), bem como expressões que designem o 
componente principal do produto, não merecem proteção como marca. 
 
COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO 
INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca 
originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, 
admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 
2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria 
uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma 
única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais 
industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de 
expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos 
estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades 
para identificar produtos similares aos do detentor da marca. 
3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é 
extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou 
desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante 
estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com 
este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado 
 
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consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se 
difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a 
expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter 
distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca 
por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, 
ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada. 
4. Recurso especial a que se nega provimento. 
REsp 1.315.621/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.06.2013, DJe 13.06.2013. 
 
Nesse sentido, também não é possível a concessão de registro para proteção de 
cores e suas denominações. O STJ já reconheceu que a expressão “amarelas”, 
que por muito tempo foi conhecida por indicar os registros comerciais das listas 
telefônicas, não poderia ser apropriada por uma empresa na qualidade de marca. 
O resumo do julgado é um pouco longo, mas a leitura vale a pena. 
 
RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INTELECTUAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EMANADO DO INPI - PEDIDO JULGADO 
IMPROCEDENTE, MANTENDO O INDEFERIMENTO E ARQUIVAMENTO DO 
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA - SENTENÇA REFORMADA PELO 
TRIBUNAL DE ORIGEM, A FIM DE RESTABELECER O CURSO REGULAR DO 
PROCEDIMENTO DE REGISTRO DO SINAL DISTINTIVO - IMPOSSIBILIDADE DE 
APROPRIAÇÃO DE ELEMENTO COMUM - PROTEÇÃO À LIVRE INICIATIVA E 
COMBATE À CONCORRÊNCIA DESLEAL - MARCA FRACA, SEM ORIGINALIDADE 
MARCANTE OU CRIATIVIDADE EXUBERANTE - IMPOSIÇÃO DE CONVIVÊNCIA COM 
OUTRAS SEMELHANTES - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. Ação 
ordinária de anulação de ato administrativo proferido pelo INPI que indeferiu e arquivou o 
requerimento de registro de sinal distintivo: "CLASSIFICADAS AMARELAS". Pedido julgado 
improcedente, a fim de manter a exclusão registral determinada pelo órgão administrativo. 
Sentença reformada pelo Tribunal de origem, determinando o restabelecimento do curso 
regular do procedimento instaurado perante o INPI para o registro da marca - 
"CLASSIFICADAS AMARELAS" -, ao fundamento de ser signo distintivo formado por 
elemento comum inapropriável. 
1. Conflito entre marcas: "PÁGINAS AMARELAS" e "LISTAS AMARELAS" versus 
"CLASSIFICADAS AMARELAS". Os sinais distintivos em análise são constituídos por 
elemento comum inapropriável que expressa característica essencial do objeto 
comercializado, razão pela qual dar exclusividade ao seu uso a bem da recorrente atenta 
contra a livreiniciativa, tendo em vista a inexorável dificuldade de inserção de novos bens 
de consumo congêneres no mercado, mormente, pela impossibilidade de denomina-los por 
aquilo que eles realmente são em sua essência. 1.1 Registre-se que o uso de elemento 
comum descritivo do serviço prestado - "AMARELAS" - traz à mente do consumidor a 
imediata associação de característica do objeto comercializado. Contudo a vantagem 
comercial advinda deste expediente atrai, em contra partida, o ônus de se criar um sinal 
distintivo fraco, sem originalidade marcante ou criatividade exuberante, o que, em última 
análise, impõe a sua convivência com outros símbolos comerciais formados pela expressão 
comum - "AMARELAS". 
2. Importa assinalar ser possível o registro perante o Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial - INPI de marca formada pela combinação de dois ou mais termos genéricos, 
desde que esta junção se revista de caráter original e distintivo. Embora este tipo de signo 
comercial seja passível de proteção jurídica, a tutela destinada a ele tem abrangência 
menor, por ter a nova marca em sua gênese elementos comuns inapropriáveis. Isto é, 
mesmo sendo defeso a reprodução e a utilização integral de marca composta por elementos 
 
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comuns, este sinal comercial terá que conviver no mercado com outros signos comerciais 
semelhantes a ele, pois a vantagem de incorporar à marca característica descritiva do objeto 
comercializado atrai, em contra partida, o ônus de se criar um sinal distintivo fraco, sem 
originalidade marcante ou criatividade exuberante. 
3. É notório que o contraste estabelecido pela superposição da cor preta sobre a amarela 
tem o efeito de destacar as informações inseridas em texto assim formatado. Não é de hoje 
que esta técnica é usada por revistas, jornais e demais periódicos, sobretudo quando se 
destina a anúncios comerciais, pois dá maior legibilidade à publicação, favorecendo a 
concentração do leitor. 3.1. Embora a recorrente alegue ser pioneira na utilização deste tipo 
de recurso gráfico para vinculação de notícias, não é possível obstar a criação e o registro 
de outras marcas semelhantes, pois os signos marcários em análise são compostos por 
elementos comuns, cujo uso é impossível vedar ou dar exclusividade, daí que não há como 
conceder tutela à pretensão que objetiva a apropriação de coisa inexoravelmente comum. 
4. Proibir o registro e a utilização da marca "CLASSIFICADAS AMARELAS", segundo a 
pretensão da recorrente, prejudicaria a livre concorrência, pois a recorrida e, de maneira 
reflexa, todos os demais empresários que comercializam anúncios em folhas de cor amarela 
teriam grandes dificuldades para inserirem seus produtos no mercado, uma vez que a 
expressão "AMARELAS" designa característica essencial do objeto comercializado 5. Aponte-
se, ainda, a suficiência da distintividade das marcas em análise. Os elementos "PÁGINAS" 
e "LISTAS" possuem conteúdo fonético e gráfico aptos a se distinguir da expressão 
"CLASSIFICADAS", razão pela qual os sinais distintivos "PÁGINAS AMARELAS" e "LISTAS 
AMARELAS" podem conviver com a marca "CLASSIFICADAS AMARELAS". 6. Ademais, não 
se vislumbra confusão apta a conduzir o consumidor a erro, pois os símbolos marcários em 
questão têm distinguibilidade própria, uma vez que a utilização das expressões "PÁGINAS", 
"LISTAS" e "CLASSIFICADAS" mostra-se satisfatória para discriminar os empresários 
fornecedores de serviços congêneres, bem como possuem habilidade suficiente a 
particularizar cada produto posto no mercado. 7. Recurso especial desprovido. 
REsp 1.107.588/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 01.10.2013, DJe 06.11.2013. 
 
Em outra ocasião, o STJ decidiu que a cervejaria Itaipava poderia comercializar 
suas bebidas em latas vermelhas, ainda que a Brahma argumentasse que isso 
poderia confundir o consumidor e minimizar os efeitos de sua campanha 
publicitária. 
 
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. 
COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA. LATA COM COR VERMELHA. ART. 124, VIII, DA 
LEI N. 9.279/1996 (LPI). SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA. PRÁTICA DE 
ATOS TIPIFICADOS NO ART. 195, III E IV, DA LPI. CONCORRÊNCIA DESLEAL. 
DESCARACTERIZAÇÃO. OFENSA AO DIREITO DE MARCA. NÃO OCORRÊNCIA. 
CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. 
1. Por força do art. 124, VIII, da Lei n. 9.279/1996 (LPI), a identidade de cores de 
embalagens, principalmente com variação de tons, de um produto em relação a outro, sem 
constituir o conjunto da imagem ou trade dress da marca do concorrente - isto é, cores 
"dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo" -, não é hipótese legalmente 
capitulada como concorrência desleal ou parasitária. 
2. A simples cor da lata de cerveja não permite nenhuma relação com a distinção do produto 
nem designa isoladamente suas características - natureza, época de produção, sabor, etc. 
-, de modo que não enseja a confusão entre as marcas, sobretudo quando suficiente o seu 
principal e notório elemento distintivo, a denominação. 
 
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3. Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de 
concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se 
traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o 
consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico. 
4. O propósito ou tentativa de vincular produtos à marca de terceiros, que se convencionou 
denominar de associação parasitária, não se configura quando inexiste ato que denote o 
uso por uma empresa da notoriedade e prestígio mercadológico alheios para se destacar no 
âmbito de sua atuação concorrencial. 
5. A norma prescrita no inciso VIII do art. 124 da LPI - Seção II, "Dos Sinais Não Registráveis 
como Marca" - é bastante, por si só, para elidir a prática de atos de concorrência desleal 
tipificados no art. 195, III e IV, do mesmo diploma, cujo alcance se arrefece ainda mais em 
face da inexistência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário 
que evidenciem que a empresa, por meio fraudulento, tenha criado confusão entre produtos 
no mercado com o objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio. 
6. Descaracterizada a concorrência desleal, não há falar em ofensa ao direito de marca, 
impondo-se o afastamento da condenação indenizatória por falta de um dos elementos 
essenciais à constituição da responsabilidade civil - o dano. 7. Recurso especial conhecido 
e provido. 
REsp 1.376.264/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 09.12.2014, DJe 
04.02.2015. 
 
No art. 124 há ainda a vedação ao registro de marca que colida com nome 
empresarial. Por outro lado, temos precedentes do STJ no sentido de que isso é 
permitido quando estivermos diante de ramos de atividade distintos. 
 
DIREITO COMERCIAL. MARCA E NOME COMERCIAL. COLIDÊNCIA DE MARCA 
"ETEP" (REGISTRADA NO INPI) COM NOME COMERCIAL (ARQUIVAMENTO DOS 
ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE NA JUNTA COMERCIAL). CLASSE DE 
ATIVIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-
SISTEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 
I - Não há confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro é feito junto ao 
INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços. O nome comercial, por seu 
turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito 
nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio. 
II - Sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência, por raciocínio integrativo, o 
princípio da especificidade, corolário do nosso direito marcário. Fundamental, assim, a 
determinação dos ramos de atividadedas empresas litigantes. Se distintos, de molde a não 
importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil. 
III - No sistema jurídico nacional, tanto a marca, pelo Código de Propriedade Industrial, 
quanto o nome comercial, pela Convenção de Paris, ratificada pelo Brasil por meio do 
Decreto 75.572/75, são protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo o direito 
de sua utilização. 
IV - Havendo colidência entre marca e parte do nome comercial, sendo distintas as 
atividades das duas empresas, a fim de garantir a proteção jurídica tanto a uma quanto a 
outro, determina-se ao proprietário do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a 
expressão que constitui a marca registrada pelo outro, terceiro, de propriedade desse, sem 
prejuízo da utilização do seu nome comercial por inteiro. 
REsp 119.998/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, j. 09.03.1999, DJ 
10.05.1999, p. 177. 
 
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DIREITO EMPRESARIAL – PC-MA (DELEGADO DE POLÍCIA) 
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Segundo a jurisprudência do STJ, devem ser observadas as seguintes condições 
para que seja impedido o registro de marca que conflite com nome empresarial: 
a)!Que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita 
a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em 
todo o território nacional; 
b)!Que a reprodução ou imitação seja “suscetível de causar confusão ou 
associação com estes sinais distintivos”. 
Se essas condições não estiverem presentes, o STJ entende que não deverá ser 
aplicada a proibição de registro da marca. 
 
Entre as proibições há ainda a proibição da imitação de parte da marca. Um caso 
concreto a respeito dessa possibilidade ganhou certa notoriedade na imprensa há 
alguns anos. Na ocasião, o INPI negou o registro da marca de sorvetes Eski 
Quello, a pedido do titular da marca Eski-bon, também associada a sorvetes. Essa 
decisão administrativa foi confirmada por julgado do Tribunal Regional Federal 
da 2a Região. 
 
8.3. Nome de domínio 
O nome de domínio, como você já saber, nada mais é do que o popular endereço 
eletrônico, por meio do qual a página do empreendimento na internet é 
identificada. 
O crescimento massivo dos negócios na internet nos últimos anos levou a 
diversas práticas relacionadas à atribuição desses nomes. Isso porque, 
diferentemente das marcas, o registro do nome de domínio se dá de uma só vez 
no mundo todo, e, consequentemente, os procedimentos e regras precisam ser 
mais simples, adotando-se o princípio First Come, First Served. Em outras 
palavras, o domínio é registrado a quem primeiro o requerer. 
A questão que surge, então, diz respeito à relação entre o registro da marca e o 
nome de domínio. Segundo a jurisprudência do STJ, o fato de o empresário ou 
sociedade empresária ter registro um nome empresarial ou marca que contenha 
uma determinada expressão não significa que ele tenha automaticamente o 
direito exclusivo de usar essa expressão como nome de domínio. Caso o nome 
de domínio já tenha sido registro, o empresário somente poderá invalidar esse 
registro se conseguir comprovar a má-fé do titular do domínio. 
 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. NOME 
DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 
1. A anterioridade do registro no nome empresarial no órgão competente não assegura, por 
si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede 
mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que 
também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo. 
 
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2. No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio "First Come, 
First Served", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer 
as exigências para o registro. 
3. A legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser 
contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja 
nome empresarial, seja marca. 
4. Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a 
caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do 
domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos. 
5. No caso dos autos, não é possível identificar nenhuma circunstância que constitua sequer 
indício de má-fé na utilização do nome pelo primeiro requerente do domínio. 
6. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática 
entre o acórdão atacado e os paradigmas. 
7. Recurso especial não provido. 
REsp 594.404, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05.09.2013, DJe 
11.09.2013. 
 
8.4. Espécies de marca 
 
Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de 
outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; 
II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou 
serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à 
qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e 
III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de 
membros de uma determinada entidade. 
 
A marca de produto ou serviço é a ideia geral de marca que as pessoas 
normalmente têm, que são usadas pelos empresários para identificar produtos 
ou serviços. Esta marca é registrada pelo próprio empresário que irá utilizá-la. 
A marca de certificação serve para atestar a qualidade de determinado produto 
ou serviço conforme normas técnicas estabelecidas por institutos especializados. 
Esta marca é registrada pela instituição certificadora. 
A marca coletiva, por sua vez, serve para atestar a proveniência de 
determinado produto ou serviço. Esse tipo de marca pode indicar, por exemplo, 
que os empresários que a utilizam são membros de determinada associação, e 
que seus produtos ou serviços estão em conformidade com as regulamentações 
técnicas dessa entidade. Esta marca será registrada pela entidade que congrega 
os membros que irão utilizá-la. 
A marca de certificação e a marca coletiva são chamadas pelos doutrinadores de 
marcas de identificação indireta, em razão de normalmente não serem utilizadas 
pelo titular do registro. 
 
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Devemos ainda mencionar a classificação das marcas segundo a sua forma de 
apresentação. Nesse sentido, temos: 
a)!Marcas nominativas. Criadas a partir de palavras e/ou números, que 
podem ser expressões já existentes ou criações originais; 
b)!Marcas figurativas. São constituídas por desenhos, símbolos ou figuras 
que apresentam configuração gráfica decorativa incomum; 
c)!Marcas mistas. São constituídas pela combinação das duas espécies 
anteriores; 
d)!Marcas tridimensionais. São constituídas pela forma plástica do produto, 
ou seja, sua configuração física, com capacidade distintiva e dissociada de 
efeitos técnicos (por exemplo, um vidro de perfume). 
 
 
 
 
Classificação das 
marcas, segundo a lei
Marca de produto ou 
serviço
Marca de certificação
Marca coletiva
Classificação das 
marcas, segundo a 
form,a de apresentação
Marcas nominativas
Marcas figurativas
Marcas mistas
Marcas tridimensionais
 
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8.5. Registro de marca 
 
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registrovalidamente expedido, conforme 
as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território 
nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 
148. 
 
Qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, poderá requerer 
o registo de marca. No caso da pessoa de direito privado, porém, há uma 
limitação: estas só podem requerer registro de marca relativo à atividade que 
exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que 
controlem direta ou indiretamente. Não se permite o registro de marca estranha 
às atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica. 
 
Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou 
jurídicas de direito público ou de direito privado. As 
pessoas de direito privado, porém, só podem requerer 
registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo 
direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente. 
 
O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica 
representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de 
seus membros. O registro da marca de certificação só poderá ser requerido 
por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço 
atestado. 
 
Art. 129, § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no 
País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou 
certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao 
registro. 
 
O §1o do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial trata do chamado direito de 
precedência, que ocorre quando alguém cria uma marca e começa a utilizá-la 
sem requerer seu registro ao INPI. 
É importante salientar, porém, que, segundo o entendimento de alguns Tribunais 
Regionais Federais, o direito de precedência deve ser exercido antes da 
concessão do registro da marca ao seu requerente. Após o registro da marca não 
há mais que se falar em direito de precedência. 
 
Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições 
estabelecidas pelo INPI, conterá: 
I - requerimento; 
 
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II - etiquetas, quando for o caso; e 
III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 
 
Além dos elementos previstos no art. 155, quando se tratar de registro de marca 
coletiva é preciso ainda que sejam apresentadas as seguintes informações: 
a)!as características do produto ou serviço objeto de certificação; e 
b)!as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. 
Apresentado o pedido, este será submetido a exame formal preliminar e, se 
devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da 
sua apresentação. Aqui há também a possibilidade já mencionada de o INPI 
estabelecer exigências formais, que deverão ser cumpridas no prazo de 5 dias. 
Recebido o pedido, passa-se ao seu exame, que se inicia com a sua publicação. 
Esta possibilita que os interessados, se houver, possam apresentar oposição no 
prazo de 60 dias. 
Encerrado este prazo, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas 
exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 dias. Após o exame do 
pedido, o INPI deverá então indeferir ou deferir o registro, conferindo o certificado 
ao titular do registro da marca. 
Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, 
nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do 
registro e a prioridade estrangeira. 
 
Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da 
concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. 
 
O prazo de vigência do registo da marca é de 10 anos, contado da data de 
concessão, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos. Perceba que 
aqui o prazo se inicia da concessão, e não do depósito. Uma peculiaridade do 
registro de marca é a possibilidade ilimitada de prorrogação, diferentemente do 
que acontece com o desenho industrial. 
O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência 
do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva 
retribuição. Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final 
da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 meses subsequentes, 
mediante o pagamento de retribuição adicional. 
O registro confere ao titular da marca o seu uso exclusivo em todo o território 
nacional, sendo possível a cessão do registro ou pedido de registro, bem como o 
licenciamento de uso. Essa proteção abrange o uso da marca em papéis, 
impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular, mas 
também encontra limitações, como vemos nas situações previstas no art. 132. 
 
 
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Art. 132. O titular da marca não poderá: 
I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são 
próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; 
II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do 
produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; 
III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem 
com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e 
IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra 
publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. 
 
8.6. Princípio da especialidade ou especificidade 
A proteção conferida à marca é ampla do ponto de vista territorial, abrangendo 
todo o território nacional, mas é materialmente limitada. Por isso dizemos que a 
proteção à marca registrada se submete ao princípio da especialidade ou 
especificidade, sendo restrita ao ramo de atividade em que o seu titular atua. 
Esse entendimento é chancelado pela jurisprudência do STJ. 
 
Segundo a jurisprudência do STJ, a proteção 
conferida à marca é ampla do ponto de vista 
territorial, abrangendo todo o território nacional, 
mas é materialmente limitada, sendo restrita ao ramo de atividade em que o seu 
titular atua. 
 
Precisamos trabalhar um pouco melhor a noção de especialidade aqui 
mencionada. A restrição à proteção significa, por óbvio, que produtos 
semelhantes não possam ser identificados pela mesma marca. O entendimento 
do STJ, porém, vai um pouco mais além, compreendendo também na proteção 
os produtos afins. 
Um caso específico que foi julgado pelo Tribunal diz respeito ao uso da marca TIC 
TAC, que era pretendido pela empresa Cory, fabricante de biscoitos recheados. 
O registro, porém, foi negado em razão de a marca ser utilizada pela Ferrero para 
identificar uma linha de balas refrescantes. 
Você sabe que é impossível confundir biscoitos recheados com balas refrescantes, 
não é mesmo!? Por outro lado, o STJ considerou que esses produtos são afins, 
pois referem-se a um mesmo nicho comercial. 
 
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
DIREITO MARCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 
124, XIX, DA LEI N. 9.279/96. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MARCA 
IDÊNTICA À OUTRA JÁ REGISTRADA PARA PRODUTO AFIM. TIC TAC (BOLACHA 
RECHEADA) CONSTITUI REPRODUÇÃO DA MARCA TIC TAC (BALA). PRODUTOS 
QUE GUARDAM RELAÇÃO DE AFINIDADE. INDEFERIMENTO DO REGISTRO QUE 
DEVE SER MANTIDO. 
 
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1. Pretensão da autora de anular o ato do INPI que indeferiu o registro da marca TIC TAC 
paraa distinção de biscoitos recheados. 
2. Marca nominativa que configura reprodução de marca já registrada, TIC TAC, distintiva 
de bala. 
3. Produtos que guardam relação de afinidade, pois se inserem no mesmo nicho comercial, 
visando a um público consumidor semelhante e utilizando os mesmo canais de 
comercialização. 
4. Aplicação do princípio da especialidade que não deve se ater de forma mecânica à 
Classificação Internacional de Produtos e Serviços, podendo extrapolar os limites de uma 
classe sempre que, pela relação de afinidade dos produtos, houver possibilidade de se gerar 
dúvida no consumidor. 
5. Caso concreto em que a concessão do registro pleiteado pela autora ensejaria, no 
consumidor, uma provável e inverídica associação dos biscoitos recheados com as pastilhas 
TIC TAC comercializadas pelas rés. 
6. Indeferimento do registro que deve ser mantido, à luz do art. 124, XIX, da Lei n. 
9.279/96. 
7. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. 
REsp 1.340.933/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 10.03.2015, DJe 
17.03.2015. 
 
Em outro caso interessante, o STJ não considerou afins dois produtos 
alimentícios. O conflito aqui foi entre a marca Chester, da BRF, utilizada para 
designar aves especiais, e a marca Chester Cheetah, da Pepsico. Neste caso o 
Tribunal entendeu que, apesar de haver algum grau de afinidade, a coexistência 
das marcas não era possível gerar confusão e/ou prejuízos. 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 
124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. COLISÃO DE MARCAS. MARCA NOMINATIVA 
CHESTER E MARCA MISTA CHESTER CHEETAH. REGISTRO CONCEDIDO SEM 
EXCLUSIVIDADE DO USO DA PALAVRA "CHESTER". POSSIBILIDADE DE 
CONVIVÊNCIA DAS MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE 
CONSUMIDORES. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 
NÃO PROVIDO. 
1. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a 
semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a 
coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular 
da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes. 
2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso 
concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau 
de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade 
e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie 
dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição. 
3. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela 
possibilidade de coexistência no mercado da marca nominativa CHESTER e da marca mista 
CHESTER CHEETAH. 
4. A primeira é um produto derivado de uma ave para festas; a outra, um produto do ramo 
de salgadinhos. 
 
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5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula 
nº 7 do STJ. 
6. Agravo regimental não provido. 
 
8.7. Marca de alto renome 
 
Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada 
proteção especial, em todos os ramos de atividade. 
Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 
6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza 
de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada 
no Brasil. 
§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. 
§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, 
no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. 
 
A marca de alto renome é aquela que goza de proteção em qualquer ramo de 
atividade, não se submetendo ao princípio da especialidade. Na jurisprudência 
temos entendimentos interessante sobre o tema, como, por exemplo, o 
reconhecimento pelo STJ do renome da marca Ford, enquanto a Corte negou a 
proteção à marca Yahoo!. 
Vale ressaltar ainda um importante entendimento do TRF da 2a Região (que é 
especializado na matéria de Propriedade Industrial, pois sua jurisdição abrange o 
Rio de Janeiro, onde é sediado o INPI). Segundo tal entendimento, não cabe ao 
Poder Judiciário definir o que é renome da marca e em que casos esse elemento 
estaria presente. Tal prerrogativa cabe apenas ao INPI. Há também precedentes 
do STJ no mesmo sentido. 
Outro conceito importante, que devemos conhecer, é de marca notoriamente 
conhecida. Esta goza de proteção especial no ramo de atividade do seu titular, 
independentemente de estar registrada no Brasil. Nesses casos o INPI poderá 
inclusive negar o registro. 
 
 
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8.8. Uso indevido de marca registrada 
Caso alguém infrinja a proteção conferida à marca por meio do registro junto ao 
INPI, estará sujeita ao pagamento de perdas e danos. Nesse sentido devemos 
mencionar o Enunciado 143 da Súmula do STJ, segundo o qual a ação de perdas 
e danos pelo uso da marca comercial prescreve em 5 anos. 
 
Súmula 143 do STJ 
Propriedade comercial. Prazo prescricional. Prescrição. Perdas e danos. Responsabilidade 
civil. Lei 5.772/71, art. 59. CCB, art. 178, § 10, IX. 
Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial. 
 
O STJ entende também que o uso indevido da marca pode resultar na condenação 
por danos morais, quando houver prova de vulgarização da marca registrada 
que está sendo indevidamente utilizada por terceiro. 
Por fim, é importante mencionar outro entendimento do STJ, segundo o qual a 
simples contrafação (simulação) da marca já é suficiente para gerar o direito à 
indenização por danos materiais, ainda que o produto “falsificado” não seja 
vendido. 
 
Regimes especiais de 
proteção de marcas
Marca de alto renome
Precisa estar registrada no 
Brasil.
Goza de proteção em 
qualquer ramo de atividade, 
não se submetendo ao 
princípio da especialidade.
Apenas o INPI pode definir o 
que é alto renome e como 
este pode ser identificado.
Marca notoriamente 
conhecida
Goza de proteção apenas no 
ramo de atividade, ainda que 
não registrada no Brasil.
Pode justificar a negativa de 
registro pelo INPI.
 
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8.9. Cessão e licenciamento do registro de marca 
Você já sabe que o registro em si, assim como o pedido de registro, poderá ser 
cedido a terceiros. Entretanto, é importante salientar que o cessionário, que 
passará a deter os direitos sobre a marca, deverá preencher os requisitos do art. 
128, ou seja, se for pessoa de direito privado deverá submeter-se ao princípio da 
especialidade, além dos requisitos específicos para registro de marca coletiva e 
de marca de certificação. 
 
Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do 
cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, 
semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos 
não cedidos. 
 
Se houver mais de um pedido de marcas iguais ou semelhantes, a cessão deve 
compreender todos os pedidos ou registros, conforme regra do art. 135. Isso 
para evitar que o titular ceda uma marca, mas permaneça com os direitos sobre 
outra marca semelhante. 
 
Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar 
contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle 
efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.Neste caso o titular licencia o uso da marca, mas mantém certo controle sobre a 
forma como essa marca será utilizada. O licenciado poderá ser investido pelo 
titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus 
próprios direitos. 
Por fim, para que seja eficaz, o contrato de licença deverá obrigatoriamente 
averbado no INPI. Essa averbação, além de fazer o licenciamento produzir efeitos 
erga omnes, permite a remessa de royalties para o exterior e autoriza dedução 
fiscal dos valores pagos pelo licenciado. 
 
8.10. Nulidade do registro de marca 
Assim como ocorre com as patentes e o desenho industrial, a nulidade da marca 
produz efeitos ex tunc, retroagindo à data do depósito do pedido. Caso a nulidade 
seja decorrente do fato de ela já ser registrada em outro país signatário da 
Convenção da União de Paris, o interessado pode ingressar em juízo e requerer 
a adjudicação do registro, obtendo assim a transferência da titularidade da 
marca. 
As demais regras acerca da nulidade são muito semelhantes ao que já estudamos 
em relação às patentes e ao desenho industrial. 
 
 
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Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido 
concedida com infringência do disposto nesta Lei. 
Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento 
de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados 
da data da expedição do certificado de registro. 
Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. 
Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a 
manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância 
administrativa. 
Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro. 
Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com 
legítimo interesse. 
Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente 
a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais 
próprios. 
Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados 
da data da sua concessão. 
Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, 
quando não for autor, intervirá no feito. 
§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias. 
§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para 
ciência de terceiros. 
 
8.11. Extinção do registro de marca 
 
Art. 142. O registro da marca extingue-se: 
I - pela expiração do prazo de vigência; 
II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços 
assinalados pela marca; 
III - pela caducidade; ou 
IV - pela inobservância do disposto no art. 217. 
 
O inciso IV menciona o art. 217, que se refere à exigência da pessoa domiciliada 
no exterior constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado 
no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive 
para receber citações. 
Além das causas de extinção previstas no art. 142, temos ainda outras previstas 
no art. 151. 
 
Art. 151. Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca 
coletiva e de certificação extingue-se quando: 
I - a entidade deixar de existir; ou 
 
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II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento 
de utilização. 
 
Perceba que o desrespeito às condições de utilização da marca, notadamente 
ligadas ao princípio da especialidade, também justifica a extinção do registro. 
Quando estivermos falando de uma marca coletiva, a renúncia obviamente cabe 
à entidade, e não aos seus membros. Pois bem, segundo o art. 152 da Lei de 
Propriedade Industrial, a entidade só pode renunciar ao registro da marca coletiva 
quando o fizer “nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, 
ou, ainda, conforme o regulamento de utilização”. 
 
Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse 
se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: 
I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou 
II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, 
no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu 
caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. 
 
O art. 143 prevê a caducidade do registro, que basicamente ocorre quando a 
marca não é utilizada. Isso acontecerá se o titular do registro não começar a 
utilizá-la em 5 anos a partir da concessão (e não a partir do depósito!), ou se seu 
uso tiver sido interrompido por 5 anos. 
Quanto à marca coletiva, a caducidade será declarada se esta não for usada por 
mais de uma pessoa autorizada. Essa regra se justifica porque a marca é coletiva, 
e por isso não faz sentido seu uso por apenas uma pessoa. 
Importante salientar que a caducidade é declarada pelo INPI, mediante processo 
administrativo próprio, devendo ser o titular intimado para se manifestar no prazo 
de 60 dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso 
por razões legítimas. 
É possível ainda a caducidade parcial, nos termos do art. 144. Isso ocorrerá 
quando a marca não for utilizada em todos os produtos ou serviços constantes 
no registro. 
 
Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do 
certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes 
ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada. 
 
Da decisão que declarar a caducidade caberá recurso, mas a Lei de Propriedade 
Industrial não indica quem é a autoridade competente para recebe-lo. 
É interessante ainda mencionar que o STJ entende que o reconhecimento da 
caducidade da marca, ao contrário da declaração de sua nulidade, produz efeitos 
ex nunc, não retroagindo. 
 
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PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 
DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL INOCORRENTES. 
CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CADUCIDADE. EFEITOS 
PROSPECTIVOS (EX NUNC). FINALIDADE DA LEI. 
[...] 
4. A nulidade do registro de marca industrial ocorre quando se reconhece a existência de 
determinado vício apto a macular a concessão do registro desde seu início. Quando for 
impossível manter a validade de algo nulo ab ovo, operam-se efeitos retroativos (ex tunc). 
5. Já a caducidade do registro implica a declaração de determinada circunstância fática, que 
pode ser verificada pela inexistência de uso da marca desde seu registro ou pela interrupção 
do uso por prazo além do limite legal. Quando a condição para manutenção do registro 
deixa de existir, operam-se efeitos prospectivos (ex nunc). 
6. A prospectividade dos efeitos da caducidade é a mais adequada à finalidade do registro 
industrial, pois confere maior segurança jurídica aos agentes econômicos e desestimula a 
contrafação. 
7. Embargos de divergência acolhidos para prevalecer a orientação do REsp 330.175/PR, 
que reconhece efeitos prospectivos (ex nunc) da declaração de caducidade da marca 
industrial. 
EREsp 964.780/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 10.08.2011, DJe 29.08.2011. 
 
Outro julgado interessante do STJ sobre o assunto é o que diz respeito à produção 
de bens voltados à exportação. Segundo o entendimentodo Tribunal, simples 
fato de o produto elaborado e fabricado no Brasil ser destinado ao mercado 
externo não demonstra a caducidade do registro de marca por desuso. 
 
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE 
REGISTRO DE MARCA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. CADUCIDADE 
DO REGISTRO (LEI 9.279/96, ART. 143). EXPORTAÇÃO DO PRODUTO. 
COMPROVAÇÃO DO USO NO BRASIL. EFETIVA COMERCIALIZAÇÃO EM TERRITÓRIO 
NACIONAL. ARGUMENTO DIVERSO LEVANTADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA 
DE USO EFETIVO DA MARCA. MANUTENÇÃO DA CADUCIDADE RECONHECIDA. 
RECURSO DESPROVIDO. 
I - O aresto recorrido, ainda que admitindo a ocorrência da prescrição quinquenal da 
pretensão de anulação do registro, analisou o pedido inicial de declaração de caducidade da 
marca Colorado, por desuso. 
II - De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, uma vez passados cinco anos da 
concessão do registro, se requerida a sua caducidade, deve o titular da marca demonstrar 
que, na data do requerimento, já iniciou seu uso no Brasil, ou que, ainda que interrompido 
o seu uso, a interrupção não ultrapassou mais de cinco anos consecutivos, ou que não 
tenha, nesse prazo, feito uso com modificação que implique alteração de seu caráter 
distintivo original, sem que apresentadas razões legítimas. 
III - Se o titular da marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora o produto em 
território nacional claramente inicia e faz uso da marca no Brasil, merecendo toda proteção 
legal, pois aqui empreende, gerando produção, empregos e riqueza, sendo indiferente que 
a mercadoria aqui produzida seja destinada ao mercado interno ou exclusivamente ao 
externo. Produzir no País o produto com a marca aqui registrada atende suficientemente ao 
requisito legal de "uso da marca iniciado no Brasil". 
 
http://www.iceni.com/infix.htm
 
 
 
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IV - Ocorre que a recorrida, em suas contrarrazões, aduz outro argumento capaz de superar 
a violação de lei invocada pela recorrente, o de que não houve comprovação do uso efetivo 
da marca. V - In casu, o volume de vendas do produto da marca em discussão, nas 
exportações comprovadas, é inexpressivo dentro da magnitude das operações bilionárias 
realizadas pela recorrente, insuficiente, portanto, para configurar e comprovar o uso efetivo 
da marca apto a afastar a caducidade por desuso. VI - Recurso especial desprovido. 
REsp 1.236.218/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 05.02.2015, DJe 11.06.2015. 
 
9 – Indicações Geográficas 
 
Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de 
origem. 
 
A Lei de Propriedade Industrial protege as indicações geográficas porque a 
repressão à falsidade dessas informações é muito importante. A indicação 
incorreta do local de origem ou procedência de um produto pode facilmente levar 
o consumidor a erro. 
Um ponto importante aqui é saber diferenciar a indicação de procedência da 
denominação de origem. As duas informações são definidas pela própria Lei de 
Propriedade Industrial. 
 
 
A denominação de origem é adotada quando o produto é específico daquela 
localidade devido às suas características. É o caso da região de Champagne, na 
França, que é uma denominação de origem porque se refere a produto específico 
cujas características se devem àquele local. Uma curiosidade interessante é a 
expressão “cachaça do Brasil”, que é considerada denominação de origem for 
força do Decreto n. 4.062/2001. 
INDICAÇÕES 
GEOGRÁFICAS
Indicação de 
Procedência
Nome	geográfico	de	país,	cidade,	região	ou	
localidade	de	seu	território,	que	se	tenha	
tornado	conhecido	como	centro	de	
extração,	produção	ou	fabricação	de	
determinado	produto	ou	de	prestação	de	
determinado	serviço.
Denominação de 
origem
Nome	geográfico	de	país,	cidade,	região	ou	
localidade	de	seu	território,	que	designe	
produto	ou	serviço	cujas	qualidades	ou	
características	se	devam	exclusiva	ou	
essencialmente	ao	meio	geográfico,	
incluídos	fatores	naturais	e	humanos.
 
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A proteção conferida pela Lei de Propriedade Industrial se estender à 
representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à 
representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território 
cujo nome seja indicação geográfica. 
O art. 180, porém, faz uma ressalva à proteção legal, determinando que, quando 
o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou 
serviço, não será considerado indicação geográfica. Afora essa limitação, o uso 
da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço 
estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de 
origem, o atendimento de requisitos de qualidade. 
Há decisão do STJ no sentido de que o nome de um local considerado indicação 
geográfica não pode ser registrado como marca. 
 
Direito Civil. Direito Empresarial. Recurso especial. Nome empresarial. Lei 8.934/94. 
Proteção. Nome previamente registrado. Termo que remete a localização geográfica. 
Ausência de direito de uso exclusivo. Marca. Lei 9.279/96. LPI. CDC. CF. CC/02. Nome 
geográfico. Possibilidade de registro como sinal evocativo. Impossibilidade de causar 
confusão ou levar o público consumidor a erro. Ausência de violação ao direito de uso 
exclusivo da marca. Dissídio jurisprudencial. Cotejo analítico. Ausência. 
- O registro de termo que remete a determinada localização geográfica no nome 
empresarial, por se referir a lugar, não confere o direito de uso exclusivo desse termo. 
- É permitido o registro de marca que utiliza nome geográfico, desde que esse nome seja 
utilizado como sinal evocativo e que não constitua indicação de procedência ou denominação 
de origem. 
- A proteção da marca tem um duplo objetivo. Por um lado, garante o interesse de seu 
titular. Por outro, protege o consumidor, que não pode ser enganado quanto ao produto 
que compra ou ao serviço que lhe é prestado. 
- Para que haja violação ao art. 129 da LPI e seja configurada a reprodução ou imitação de 
marca pré-registrada, é necessário que exista efetivamente risco de ocorrência de dúvida, 
erro ou confusão no mercado, entre os produtos ou serviços dos empresários que atuam no 
mesmo ramo. 
- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos 
que versem sobre situações fáticas idênticas. Recurso especial não provido. 
REsp 989.105/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.09.2009, DJe 28.09.2009. 
 
Como a indicação geográfica se refere a uma região, geralmente o pedido de 
reconhecimento ao INPI é feito por uma entidade que congrega os interesses dos 
produtores ou prestadores de serviço da localidade. A partir daí, apenas os 
produtores que cumprirem os requisitos determinados pela entidade poderão 
identificar seus produtos com a indicação geográfica correspondente. 
 
 
 
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10 – Trade Dress (conjunto-imagem) 
O trade dress é um assunto ainda pouco falado no Brasil, mas já conta com 
normas próprias em outros países, e tem cada vez mais chamado a atenção da 
doutrina especializada. A violação desse elemento ocorre quando um concorrente 
não copia exatamente a marca ou o desenho industrial de outrem, mas imita 
sutilmente características do produto ou até mesmo o modus operandi da 
prestação de um serviço. 
Temos um julgado interessante do STJ sobre o assunto. Na ocasião foi julgado 
conflito envolvendo os sabonetes Protex e Francis Protection, este acusado de 
imitar o trade dress daquele. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. 
CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO, EM PRAZO 
RAZOÁVEL,DAS EMBALAGENS DE PRODUTOS POSSÍVEIS DE SEREM 
CONFUNDIDAS COM AS UTILIZADAS POR MARCA CONCORRENTE. 
POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 
INVIABILIDADE. 
1. A antecipação de tutela, nos moldes do disposto no artigo 273 do Código de Processo 
Civil, constitui relevante instrumentário de que dispõe o magistrado para que, existindo 
prova inequívoca e verossimilhança das alegações, dentro de seu prudente arbítrio, preste 
tutela jurisdicional oportuna e adequada que, efetivamente, confira proteção ao bem jurídico 
tutelado, abreviando, ainda que em caráter provisório, os efeitos práticos do provimento 
definitivo. 
[...] 
3. Dessarte, como o artigo 209, § 1º, da Lei 9.279/96 expressamente prevê a possibilidade 
de o juiz, em casos de violação de direitos de propriedade industrial ou prática de atos de 
concorrência desleal, "nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil 
reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje", a 
revisão da decisão recorrida encontra óbice intransponível na Súmula 7/STJ. 
[...] 
REsp 1.306.690/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.04.2012, DJe 
23.04.2012. 
 
Houve ainda outros casos semelhantes, que envolveram disputas entre as 
empresas Mr. Cat e Mr. Foot, tendo sido esta acusada de imitar as embalagens e 
o layout das lojas, bem como entre as empresas Spoleto e Gepeto, tendo sido 
esta última obrigada a modificar o layout de suas lojas. 
Um julgado interessante do STJ é o que diz respeito à necessidade de perícia 
técnica para verificação da violação à proteção do trade dress. 
 
 
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PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. 
CONCORRÊNCIA DESLEAL. PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE. A caracterização de 
concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade 
dress) de bens e produtos é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica. 
REsp 1.353.451-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 
19.09.2017, DJe 28.09.2017. 
 
11 – Questões 
11.1. Questões sem Comentários 
1. TRT 1ª Região (RJ) – Juiz do Trabalho – 2016 – FCC. 
Quanto à patenteabilidade, considera-se invenção: 
a) ato decorrente de atividade inventiva e desde que com aplicação 
industrial. 
b) objeto que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, 
que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. 
c) plano publicitário. 
d) programa de computador em si. 
e) método de diagnóstico para aplicação no corpo humano. 
2. TJ-PR – Juiz de Direito – 2017 – Cespe. 
Caso dois autores tenham realizado a mesma invenção de forma 
independente, 
a) qualquer um deles poderá requerer a patente, mediante nomeação e 
qualificação do outro. 
b) aquele que comprovar a data de invenção mais antiga terá direito ao 
privilégio temporário para a utilização. 
c) aquele que primeiro obtiver o registro usufruirá do privilégio temporário 
para a utilização da invenção. 
d) aquele que provar o depósito mais antigo terá direito a obter a patente. 
3. TJ-RJ – Juiz de Direito – 2016 – VUNESP. 
No tocante às marcas, conforme disciplina em lei específica, é correto 
afirmar que 
a) o registro da marca vigorará pelo prazo de 15 anos, contados da data da 
concessão, prorrogável por dois períodos iguais e sucessivos. 
b) ao seu titular ou depositante é assegurado, dentre outros, o direito de 
impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhe 
 
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são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e 
comercialização. 
c) se considera marca de produto ou serviço aquela usada para atestar a 
conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou 
especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, 
material utilizado e metodologia empregada. 
d) ao seu titular ou depositante é assegurado, dentre outros, o direito de 
ceder seu registro ou pedido de registro. 
e) caducará o registro da marca, salvo justificado o desuso por seu titular, a 
requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 10 
anos de sua concessão, o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 
5 anos consecutivos. 
4. TELEBRÁS – Advogado – 2015 – Cespe. 
Passados cinco anos da concessão do registro de marca, determinada 
pessoa, com legítimo interesse, solicitou ao INPI que fosse declarada a 
caducidade do registro das marcas de duas sociedades empresárias, com 
base nos seguintes fatos: o produto elaborado e fabricado no Brasil pela 
primeira sociedade era destinado exclusivamente ao mercado externo; a 
marca da segunda sociedade era de uso esporádico, com escassas 
negociações no mercado e rentabilidade ínfima nos cinco anos anteriores. 
Com relação a essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo acerca do 
registro das marcas, nos termos da jurisprudência do STJ. 
O INPI deverá denegar o pedido de caducidade do registro de marca da 
primeira sociedade empresária, pois o simples fato de o produto elaborado 
e fabricado no Brasil ser destinado ao mercado externo não demonstra a 
caducidade do registro de marca por desuso. 
5. TJ –PB – Juiz de Direito – 2015 – Cespe. 
No que se refere a nome empresarial, marca e propriedade industrial, 
assinale a opção correta com base na jurisprudência do STJ. 
a) De acordo com o princípio first come, first served, com base no qual se 
concede o domínio eletrônico ao primeiro requerente que satisfizer as 
exigências para o registro de nomes comerciais na rede mundial de 
computadores, é incabível contestação do titular de signo distintivo similar 
ou idêntico que anteriormente tenha registrado o nome ou a marca na junta 
comercial e no INPI. 
b) Para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou 
diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de 
marca — que possui proteção nacional —, é necessário que a reprodução ou 
imitação seja suscetível de causar confusão ou associação com esses sinais 
distintivos e que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela 
restrita a alguns estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome 
em todo o território nacional. 
 
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c) As formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa têm 
como único propósito resguardar a marca ou o nome da empresa contra 
usurpação. 
d) No caso de colidência entre denominações e marcas de sociedades 
empresárias diversas, o conflito deve ser dirimido com base no princípio da 
anterioridade, que prepondera em princípio da especificidade. 
e) O pedido de arquivamento dos atos constitutivos da empresa nas juntas 
comerciais das demais unidades da Federação, de forma complementar ao 
registro inicialmente realizado, não induz à possibilidade de proteção 
nacional ao seu nome comercial. 
6. TJDFT – Juiz de Direito – 2015 – Cespe. 
Com referência à propriedade industrial da marca, assinale a opção correta. 
a) A proteção especial prevista para marca de notoriedade reconhecida em 
seu respectivo ramo de atividade depende de registro ou depósito dessa 
marca no INPI. 
b) Embora o reconhecimento de marca como de alto renome se dê por 
declaração do INPI, uma sentença judicial dada em ação movida pelo 
interessado nesse reconhecimento poderá substituir essa declaração e 
desencadear por si só a proteção legal devida a essa espécie de marca. 
c) Ao ceder o uso de marca mediante contrato que não estabeleça condições 
nem efeitos limitadores, o titular do registro renunciaao controle sobre essa 
marca, inclusive no que se refere à natureza e à qualidade dos serviços e 
produtos a ela vinculados. 
d) De acordo com a jurisprudência do STJ e com a doutrina nacional 
majoritária, apesar de ser prática comum no exterior, a veiculação de 
propaganda em que sejam comparados produtos ou serviços concorrentes é 
condenável por ser considerada violação dos direitos de proteção às marcas 
envolvidas. 
e) Caso uma marca registrada constitua expressão que passe a ser de uso 
comum no segmento mercadológico do produto, a regra da exclusividade 
decorrente do registro poderá ser mitigada, como forma de proteger a 
concorrência e o mercado em geral. 
7. TRT 1ª Região (RJ) – Juiz do Trabalho Substituto – 2015 – 
FCC 
Segundo o disposto no art. 2o da Lei no 9.279/1996, a proteção dos direitos 
relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País, pode efetuar-se mediante 
a) concessão de registro de invenção. 
b) repressão às falsas indicações geográficas. 
c) concessão de patente de desenho industrial. 
 
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d) concessão de patente de marca. 
e) concessão de registro de modelo de utilidade. 
8. DPE-PE – Defensor Público– 2015 – CESPE 
Julgue o item a seguir, a respeito de empresa de pequeno porte e de 
propriedade industrial. 
Ao requerente de licença compulsória que invoque abuso de direitos 
patentários ou abuso de poder econômico será concedida, pelo Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial, licença com iguais privilégios concedidos 
ao inventor, como, por exemplo, a exclusividade para a exploração da 
licença. 
9. INPI – Pesquisador em Propriedade Industrial – 2014 – 
Cespe. 
Julgue o item, relativo a titularidade das patentes, invenções patenteáveis, 
patenteabilidade e vigência de patentes. 
Considere a seguinte situação hipotética. 
Oscar, angiologista renomado, após ter desenvolvido trabalhos de pesquisa 
em vários centros médicos de países da Europa, desenvolveu um método 
cirúrgico inédito de uso do laser no tratamento de pacientes com varizes. 
Nessa situação hipotética, caso venha a requerer ao INPI seu pedido de 
patente de invenção, esse instituto poderá conceder a respectiva carta-
patente se o invento não estiver compreendido no estado da técnica. 
10. INPI – Pesquisador em Propriedade Industrial – 2014 – 
Cespe. 
Julgue o item, relativo a titularidade das patentes, invenções patenteáveis, 
patenteabilidade e vigência de patentes. 
Considere a seguinte situação hipotética. 
Cláudio realizou uma invenção em 20/10/2012 e depositou o pedido de 
patente no INPI em 10/5/2014. Fabiano, de forma independente, realizou a 
mesma invenção em 3/2/2013 e depositou seu pedido de patente no INPI 
em 10/12/2013. Nessa situação hipotética, o INPI deve conceder a 
titularidade da patente de invenção a Cláudio, por ter ele realizado a 
invenção antes de Fabiano. 
11. INPI – Pesquisador em Propriedade Industrial – 2014 – 
Cespe. 
Julgue o item, relativo a titularidade das patentes, invenções patenteáveis, 
patenteabilidade e vigência de patentes. 
Considere a seguinte situação hipotética. 
 
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Patrícia, que é cidadã nacional do Brasil, reside atualmente em outro país, 
onde realizou uma invenção. 
Nessa situação hipotética, é possível que Patrícia apresente requerimento de 
patente em organização internacional, com efeito de depósito nacional, 
sendo-lhe assegurado, inclusive, direito de prioridade. 
12. INPI – Pesquisador em Propriedade Industrial – 2014 – 
Cespe. 
Julgue o item, relativo a titularidade das patentes, invenções patenteáveis, 
patenteabilidade e vigência de patentes. 
Os pedidos de patentes de invenção e de modelo de utilidade que forem 
aceitos pelo INPI vigorarão pelo mesmo prazo, contado da data de depósito 
de cada um deles. 
13. INPI – Pesquisador em Propriedade Industrial – 2014 – 
Cespe. 
Julgue o item, relativo a titularidade das patentes, invenções patenteáveis, 
patenteabilidade e vigência de patentes. 
Caso uma empresa pretenda patentear certo microrganismo transgênico, ela 
deverá comprovar a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial 
desse microrganismo e, adicionalmente, terá de provar que não se trata de 
mera descoberta. 
14. INPI – Pesquisador em Propriedade Industrial – 2014 – 
Cespe. 
Com referência à proteção conferida às patentes, às respectivas licenças e 
aos modelos de utilidade realizados por empregado, cada um dos próximos 
itens apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser 
julgada. 
Tiago, que é titular de patente de modelo de utilidade, exerceu de forma 
abusiva os direitos decorrentes dessa titularidade. Nessa situação, Tiago 
estará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente, por decisão tanto 
administrativa quanto judicial. 
15. INPI – Pesquisador em Propriedade Industrial – 2014 – 
Cespe. 
Com referência à proteção conferida às patentes, às respectivas licenças e 
aos modelos de utilidade realizados por empregado, cada um dos próximos 
itens apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser 
julgada. 
Adalgisa requereu ao INPI pedido de patente de invenção em 14/6/2013, 
tendo a patente sido concedida em 3/1/2014. No mês de outubro de 2013, 
ou seja, no curso do processo de concessão da patente, ocorreu exploração 
 
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indevida da referida invenção. Nessa situação, a despeito de a exploração 
indevida ter ocorrido em data anterior à da concessão da patente, é possível 
que Adalgisa obtenha indenização pela referida exploração indevida. 
16. INPI – Pesquisador em Propriedade Industrial – 2014 – 
Cespe. 
Com referência à proteção conferida às patentes, às respectivas licenças e 
aos modelos de utilidade realizados por empregado, cada um dos próximos 
itens apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser 
julgada. 
Beatriz, que é empregada de determinada sociedade empresária, 
desenvolveu certo modelo de utilidade. Nessa situação, para que o modelo 
pertença exclusivamente a Beatriz, será necessário que ele esteja 
desvinculado do contrato de trabalho e que não tenha decorrido da utilização 
de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do 
empregador. 
17. INPI – Pesquisador em Propriedade Industrial – 2014 – 
Cespe. 
Julgue o item seguinte, acerca da propriedade industrial e do direito autoral. 
Os programas de computador não são protegidos pelo direito de propriedade 
industrial, mas pelo direito autoral. 
18. TRT 1ª Região (RJ) – Juiz do Trabalho – 2014 – FCC. 
O médico Dr. Pitágoras cria um método novo para operar verrugas, 
retirando-as de modo rápido e indolor. Baseia-se em um corte piramidal, 
energético, com origem em teorias egípcias. Verificando o sucesso dessa sua 
técnica, resolve patenteá-la. A resposta será 
a) negativa, pois não se consideram invenção nem modelo de utilidade 
patenteáveis as técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como 
métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou 
animal. 
b) negativa, pois embora se trate de modelo de utilidade, suscetível de 
aplicação industrial, trata-se também de método cirúrgico baseado em 
teorias antigas, que não apresentam nova forma ou disposição. 
c) positiva, pois se trata de modelo de utilidade, suscetível de aplicação 
industrial e que apresenta nova forma ou disposição envolvendo ato 
inventivo, que, por sua vez, resultará em melhoria funcional no seu uso ou 
em sua implementação. 
d) positiva, pois se trata de invenção que atende aos requisitos de novidade,havendo ainda atividade inventiva e aplicação industrial. 
 
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e) negativa, pois embora se trate de invenção, com aplicação industrial, 
remete-se a teorias antigas e não atende aos requisitos de novidade e de 
atividade inventiva. 
19. IPT-SP – Advogado – 2014 – VUNESP. 
Após o protocolo de um pedido de patente de invenção, o período de sigilo 
determinado pela Lei n.º 9.279/96 é de 
a) doze meses, contados da data de invenção, como determinado pela 
Convenção da União de Paris. 
b) seis meses, contados da data de invenção, quando se tratar de um pedido 
de modelo de utilidade. 
c) doze meses, contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga. 
d) dezoito meses, contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga. 
e) cento e oitenta dias, contados da data de depósito. 
20. IPT-SP – ADVOGADO – 2014 – VUNESP. 
No curso de doutorado de uma faculdade estadual de Medicina, um 
pesquisador desenvolveu um novo método cirúrgico para corrigir casos de 
hérnia inguinal. De acordo com a Lei da Propriedade Industrial, esse novo 
método 
a) não é uma invenção nem modelo de utilidade. 
b) não é patenteável, por ter sido criado na faculdade de medicina. 
c) não é patenteável, por ser contrário à saúde pública. 
d) deve ser identificado pelo nome da universidade, porque é uma faculdade 
estatal. 
e) pode ser patenteável quando distinguido por uma marca registrada que 
identifique e individualize corretamente o método. 
21. IPT-SP – Advogado – 2014 – VUNESP. 
Se um novo pedido de patente reivindica exatamente a invenção já 
reivindicada por um pedido anterior de outro titular que está em sigilo, após 
a publicação do pedido anterior: 
a) o protocolo do pedido posterior será automaticamente considerado uma 
infração ao pedido anterior. 
b) a invenção do pedido posterior estará no estado da técnica e o pedido não 
será considerado novo. 
c) o inventor do pedido anterior deverá provar que criou a invenção antes 
do inventor do pedido posterior. 
d) o INPI publicará uma exigência para que os titulares comprovem as datas 
de invenção e os motivos do protocolo posterior pelo segundo inventor. 
 
http://www.iceni.com/infix.htm
 
 
 
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e) o pedido posterior demonstra que houve uma falha de sigilo no INPI e a 
empresa que protocolou o segundo pedido responderá por perdas e danos. 
22. MPE-PE – Promotor de Justiça – 2014 – FCC. 
Considerando a disciplina legal da propriedade industrial, é correto afirmar: 
a) A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos contados 
da data do depósito. Todavia, o prazo de vigência da patente não poderá ser 
inferior a 10 (dez) anos contados da data da sua concessão, ressalvada a 
hipótese de o INPI ter ficado impedido de proceder ao exame de mérito do 
pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. 
b) É patenteável a invenção que atender aos requisitos de novidade e 
atividade inventiva, ainda que não possua aplicação industrial. 
c) Os sucessores do coautor da invenção têm legitimidade para requerer a 
patente, mas desde que obtenham anuência prévia dos demais coautores, 
já que a patente das invenções feitas conjuntamente por duas ou mais 
pessoas deve ser requerida por todos os autores da invenção. 
d) Se mais de uma pessoa realizar a mesma invenção de forma 
independente, o direito de obter a patente será assegurado àquele que 
comprovar que sua invenção é mais antiga, sendo irrelevante para esse fim 
a data do depósito da invenção no INPI. 
e) Para ser considerada dotada de atividade inventiva, basta que a invenção 
não esteja compreendida no estado da técnica, ainda que dela decorra de 
forma evidente. 
23. TJ-SE – Titular de Serviços de Notas e de Registros - 2014 
– Cespe. 
Com base no disposto na Lei n.º 9279/1996, assinale a opção correta acerca 
da propriedade industrial e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI). 
a) A marca de certificação é usada para identificar os produtos ou serviços 
provenientes de membros de determinada entidade, como a marca de 
certificação de origem controlada. 
b) Todos os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis, 
sendo cabível ação judicial para reparação de dano causado a tais direitos, 
com prazo prescricional de cinco anos. 
c) A lei impede que o INPI indefira de ofício pedido de registro de marca que 
reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. 
d) O registro da propriedade industrial não se extingue pela falta de 
pagamento da retribuição quinquenal. 
e) Os programas de computador são protegidos pela referida lei. 
 
http://www.iceni.com/infix.htm
 
 
 
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24. TJ-SE – Titular de Serviços de Notas e de Registros – 2014 
– Cespe. 
Com base nas disposições da Lei n.º 9.279/1996, assinale a opção correta 
acerca de propriedade industrial. 
a) A criação de marcas comerciais olfativo-aromáticas é amparada pela lei 
brasileira, o que viabiliza o registro de fragrâncias que identifiquem 
estabelecimentos comerciais. 
b) O prazo de vigência de um registro de marca é de dez anos, contados da 
data da concessão do registro e, a partir de então, prorrogável por 
quinquênios sucessivos. 
c) Constituem espécies de indicação de procedência a indicação geográfica 
e a denominação de origem. 
d) Ao registro de desenho industrial não cabe o direito de prioridade, pois o 
requerimento no exterior não produz efeitos de depósito nacional. 
e) O titular da patente tem direito de pleitear indenização contra quem 
explorar indevidamente o objeto patenteado, inclusive em relação a período 
anterior à própria concessão da patente. 
25. TJ-PA – Juiz de Direito Substituto – 2014 – VUNESP. 
No que se refere a patentes, assinale a alternativa correta. 
a) Reputa-se concedida a patente na data de deferimento do pedido, 
devendo conter da carta-patente o número, o título e a natureza respectivos, 
o nome do inventor, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de 
vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como 
os dados relativos à prioridade. 
b) O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses 
contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, 
após o que será publicado, à exceção daquele originário do Brasil, cujo objeto 
interesse à defesa nacional, sendo processado em caráter sigiloso. 
c) A patente de invenção vigorará pelo prazo de 15 (quinze) anos e a de 
modelo de utilidade pelo prazo 20 (vinte) anos contados da data de depósito. 
d) O prazo de vigência não será inferior a 5 (cinco) anos para a patente de 
invenção e a 10 (dez) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar 
da data de concessão. 
e) A patente será concedida depois de deferido o pedido e comprovado o 
pagamento da retribuição correspondente no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias contados do deferimento, expedindo-se a respectiva carta-patente. 
 
 
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11.2. Gabarito 
 
1. A 14. CERTA 
2. D 15. CERTA 
3. D 16. CERTA 
4. CERTA 17. CERTA 
5. B 18. A 
6. E 19. D 
7. B 20. A 
8. ERRADA 21. B 
9. ERRADA 22. A 
10. ERRADA 23. B 
11. CERTA 24. E 
12. ERRADA 25. B 
13. CERTA 
 
 
 
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11.3. Questões comentadas 
1. TRT 1ª Região (RJ) – Juiz do Trabalho – 2016 – FCC. 
Quanto à patenteabilidade, considera-se invenção: 
a) ato decorrente de atividade inventiva e desde que comaplicação 
industrial. 
b) objeto que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, 
que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. 
c) plano publicitário. 
d) programa de computador em si. 
e) método de diagnóstico para aplicação no corpo humano. 
Comentários: 
A alternativa A está correta e é a nossa resposta, nos termos do art. 8º da Lei de 
Propriedade Industrial. 
Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial. 
A alternativa B está incorreta. A definição trazida aqui é a de modelo de utilidade, 
que também é patenteável. 
Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte 
deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, 
envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em 
sua fabricação. 
As alternativas C, D e E estão incorretas. O art. 10 da Lei de Propriedade 
Industrial traz as limitações de patenteabilidade, que você deve conhecer para 
acertar as questões da sua prova. 
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 
II - concepções puramente abstratas; 
III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, 
educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; 
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; 
V - programas de computador em si; 
VI - apresentação de informações; 
VII - regras de jogo; 
VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de 
diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e 
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, 
ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural 
e os processos biológicos naturais. 
 
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GABARITO: A 
2. TJ-PR – Juiz de Direito – 2017 – Cespe. 
Caso dois autores tenham realizado a mesma invenção de forma 
independente, 
a) qualquer um deles poderá requerer a patente, mediante nomeação e 
qualificação do outro. 
b) aquele que comprovar a data de invenção mais antiga terá direito ao 
privilégio temporário para a utilização. 
c) aquele que primeiro obtiver o registro usufruirá do privilégio temporário 
para a utilização da invenção. 
d) aquele que provar o depósito mais antigo terá direito a obter a patente. 
Comentários: 
A alternativa A está incorreta. Essa possibilidade se refere à patente de invenção 
da qual participarão duas ou mais pessoas, mas a questão se refere à situação 
em que duas pessoas chegaram à mesma invenção independentemente uma da 
outra. 
A alternativa B está incorretas. Caso dois ou mais inventores pretendam a mesma 
patente, o critério utilizado para concessão da proteção será a data do depósito. 
Isso mesmo! Não importa quando houve o esforço de criação propriamente dito. 
O que importa é quando o inventor procurou o INPI. 
A alternativa C está incorreta. A alternativa menciona o registro, que não é 
aplicável à invenção. 
Letra D - Lei 9.279/96- Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a 
mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de 
obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, 
independentemente das datas de invenção ou criação. 
GABARITO: D 
3. TJ-RJ – Juiz de Direito – 2016 – VUNESP. 
No tocante às marcas, conforme disciplina em lei específica, é correto 
afirmar que 
a) o registro da marca vigorará pelo prazo de 15 anos, contados da data da 
concessão, prorrogável por dois períodos iguais e sucessivos. 
b) ao seu titular ou depositante é assegurado, dentre outros, o direito de 
impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhe 
são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e 
comercialização. 
c) se considera marca de produto ou serviço aquela usada para atestar a 
conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou 
 
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especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, 
material utilizado e metodologia empregada. 
d) ao seu titular ou depositante é assegurado, dentre outros, o direito de 
ceder seu registro ou pedido de registro. 
e) caducará o registro da marca, salvo justificado o desuso por seu titular, a 
requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 10 
anos de sua concessão, o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 
5 anos consecutivos. 
Comentários: 
A alternativa A está incorreta. Nos termos do art. 133 da Lei de Propriedade 
Industrial, o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data 
da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. 
A alternativa B está incorreta. O art. 132 da Lei de Propriedade Industrial traz 
algumas proibições impostas ao titular da marca, dentre elas a de impedir que 
comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, 
juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização. 
A alternativa C está incorreta. A definição trazida pela alternativa é a de marca 
de certificação. 
A alternativa D está correta e é a nossa resposta. Entre os direitos assegurados 
ao titular da marca pelo art. 130 da Lei de Propriedade Industrial conta o de ceder 
seu registro ou pedido de registro. 
A alternativa E está incorreta. As hipóteses de caducidade se encontram previstas 
no art. 143 da Lei de Propriedade Industrial. 
Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse 
se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: 
I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou 
II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, 
no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu 
caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. 
§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas. 
§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-
lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas. 
GABARITO: D 
4. TELEBRÁS – Advogado – 2015 – Cespe. 
Passados cinco anos da concessão do registro de marca, determinada 
pessoa, com legítimo interesse, solicitou ao INPI que fosse declarada a 
caducidade do registro das marcas de duas sociedades empresárias, com 
base nos seguintes fatos: o produto elaborado e fabricado no Brasil pela 
primeira sociedade era destinado exclusivamente ao mercado externo; a 
marca da segunda sociedade era de uso esporádico, com escassas 
negociações no mercado e rentabilidade ínfima nos cinco anos anteriores. 
 
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Com relação a essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo acerca do 
registro das marcas, nos termos da jurisprudência do STJ. 
O INPI deverá denegar o pedido de caducidade do registro de marca da 
primeira sociedade empresária, pois o simples fato de o produto elaborado 
e fabricado no Brasil ser destinado ao mercado externo não demonstra a 
caducidade do registro de marca por desuso. 
Comentários: 
Segundo entendimento corrente do STJ, o simples fato de a mercadoria ser 
produzida para exportação não justifica a caducidade da marca. Se o titular da 
marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora o produto em território 
nacional claramenteinicia e faz uso da marca no Brasil, merecendo toda proteção 
legal, pois aqui empreende, gerando produção, empregos e riqueza, sendo 
indiferente que a mercadoria aqui produzida seja destinada ao mercado interno 
ou exclusivamente ao externo. 
GABARITO: CERTA 
5. TJ –PB – Juiz de Direito – 2015 – Cespe. 
No que se refere a nome empresarial, marca e propriedade industrial, 
assinale a opção correta com base na jurisprudência do STJ. 
a) De acordo com o princípio first come, first served, com base no qual se 
concede o domínio eletrônico ao primeiro requerente que satisfizer as 
exigências para o registro de nomes comerciais na rede mundial de 
computadores, é incabível contestação do titular de signo distintivo similar 
ou idêntico que anteriormente tenha registrado o nome ou a marca na junta 
comercial e no INPI. 
b) Para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou 
diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de 
marca — que possui proteção nacional —, é necessário que a reprodução ou 
imitação seja suscetível de causar confusão ou associação com esses sinais 
distintivos e que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela 
restrita a alguns estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome 
em todo o território nacional. 
c) As formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa têm 
como único propósito resguardar a marca ou o nome da empresa contra 
usurpação. 
d) No caso de colidência entre denominações e marcas de sociedades 
empresárias diversas, o conflito deve ser dirimido com base no princípio da 
anterioridade, que prepondera em princípio da especificidade. 
e) O pedido de arquivamento dos atos constitutivos da empresa nas juntas 
comerciais das demais unidades da Federação, de forma complementar ao 
registro inicialmente realizado, não induz à possibilidade de proteção 
nacional ao seu nome comercial. 
 
http://www.iceni.com/infix.htm
 
 
 
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Comentários: 
A alternativa A está incorreta. No Brasil, o registro de nomes de domínio na 
internet é regido pelo princípio “First Come, First Served”, segundo o qual é 
concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o 
registro. De acordo com a jurisprudência do STJ, a legitimidade do registro do 
nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular 
de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado – seja nome 
empresarial, seja marca. Tal pleito, contudo, depende da demonstração de má-
fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o 
cancelamento ou a transferência do domínio e a responsabilidade por eventuais 
prejuízos. 
A alternativa B está correta. A marca deve individualizar o produto ou serviço, 
diferenciando-o de outros. Por isso não se admite o registro de marca que 
contenha expressão comum ou genérica (art. 124, VI). Nesse sentido, o STJ já 
entendeu que o termo “Brasil” se enquadra nessa proibição de registro quando 
for o principal elemento de nome empresarial. 
 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE NOME 
FANTASIA E NOME EMPRESARIAL. REGISTRO DE MARCA SUPERVENIENTE. 
VOCÁBULO DE USO COMUM. 
[...] 
4. Em princípio, os elementos que formam o nome da empresa, devidamente arquivado na 
Junta Comercial, não podem ser registrados à título de marca, salvo pelo titular da 
denominação ou terceiros autorizados. 
5. O termo "Brasil", principal elemento do nome empresarial, é, contudo, vocábulo 
de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico, ser objeto de registro 
de marca até mesmo por empresas que atuem no mesmo ramo comercial, pois 
carece da proteção firmada nos termos do art. 124, V, da Lei Lei 9.279/96. 
6. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido, para julgar improcedentes 
os pedidos iniciais, invertendo os ônus sucumbenciais. 
REsp 1.082.734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 03.09.2009, DJe 
28.09.2009. 
 
A alternativa C está incorreta. Na realidade, um dos principais propósitos da 
proteção conferida às marcas é a defesa do consumidor, que não pode ser 
enganado, achando que está adquirindo um produto ou serviço de um empresário 
quando na realidade a marca está sendo utilizada por outra pessoa. 
A alternativa D está incorreta. Num eventual conflito, deve ser aplicado 
inicialmente o princípio da especialidade. Se os titulares forem de ramos de 
atuação diferentes, sem a possibildade de causar confusão ao consumidor, não 
há que se falar em conflito. 
A alternativa E está incorreta. A proteção ao nome empresarial segue sistemática 
própria, mas há a possibilidade de conferir-se ao nome proteção em âmbito 
nacional. 
 
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GABARITO: B 
6. TJDFT – Juiz de Direito – 2015 – Cespe. 
Com referência à propriedade industrial da marca, assinale a opção correta. 
a) A proteção especial prevista para marca de notoriedade reconhecida em 
seu respectivo ramo de atividade depende de registro ou depósito dessa 
marca no INPI. 
b) Embora o reconhecimento de marca como de alto renome se dê por 
declaração do INPI, uma sentença judicial dada em ação movida pelo 
interessado nesse reconhecimento poderá substituir essa declaração e 
desencadear por si só a proteção legal devida a essa espécie de marca. 
c) Ao ceder o uso de marca mediante contrato que não estabeleça condições 
nem efeitos limitadores, o titular do registro renuncia ao controle sobre essa 
marca, inclusive no que se refere à natureza e à qualidade dos serviços e 
produtos a ela vinculados. 
d) De acordo com a jurisprudência do STJ e com a doutrina nacional 
majoritária, apesar de ser prática comum no exterior, a veiculação de 
propaganda em que sejam comparados produtos ou serviços concorrentes é 
condenável por ser considerada violação dos direitos de proteção às marcas 
envolvidas. 
e) Caso uma marca registrada constitua expressão que passe a ser de uso 
comum no segmento mercadológico do produto, a regra da exclusividade 
decorrente do registro poderá ser mitigada, como forma de proteger a 
concorrência e o mercado em geral. 
Comentário: 
A alternativa A está incorreta. Um conceito importante, que devemos conhecer, 
é de marca notoriamente conhecida. Esta goza de proteção especial no ramo de 
atividade do seu titular, independentemente de estar registrada no Brasil. Nesses 
casos o INPI poderá inclusive negar o registro. 
A alternativa B está incorreta. Aqui vale ressaltar ainda um importante 
entendimento do TRF da 2a Região (que é especializado na matéria de 
Propriedade Industrial, pois sua jurisdição abrange o Rio de Janeiro, onde é 
sediado o INPI). Segundo tal entendimento, não cabe ao Poder Judiciário definir 
o que é renome da marca e em que casos esse elemento estaria presente. Tal 
prerrogativa cabe apenas ao INPI. Há também precedentes do STJ no mesmo 
sentido. 
A alternativa C está incorreta. Nos termos do art. 139 da Lei de Propriedade 
Industrial, o titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá 
celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de 
exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos 
respectivos produtos ou serviços. 
 
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A alternativa D está incorreta. Segundo o posicionamento adotado pelo STJ, é 
lícita a propaganda comparativa entre produtos alimentícios de marcas distintas 
e de preços próximos no caso em que: 
a) a comparação tenha por objetivo principal o esclarecimento do consumidor; 
b) as informações vinculadas sejam verdadeiras, objetivas, não induzam o 
consumidor a erro, não depreciem o produtoou a marca, tampouco sejam 
abusivas (art. 37, § 2o, do CDC); e 
c) os produtos e marcas comparados não sejam passíveis de confusão. 
Para que a propaganda comparativa viole o direito de propriedade industrial do 
concorrente, as marcas devem ser passíveis de confusão ou a menção à marca 
do concorrente deve ser feita de forma depreciativa, acarretando a degradação 
(desgaste do outro produto) e o consequente desvio de clientela. 
A alternativa E está correta. O STJ já decidiu que marcas fracas ou evocativas, 
que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a 
mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua 
utilização por terceiros de boa-fé. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida 
em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte 
relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível 
redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não 
deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, 
da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua 
exclusividade mitigada. 
GABARITO: E 
7. TRT 1ª Região (RJ) – Juiz do Trabalho Substituto – 2015 – 
FCC 
Segundo o disposto no art. 2o da Lei no 9.279/1996, a proteção dos direitos 
relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País, pode efetuar-se mediante 
a) concessão de registro de invenção. 
b) repressão às falsas indicações geográficas. 
c) concessão de patente de desenho industrial. 
d) concessão de patente de marca. 
e) concessão de registro de modelo de utilidade. 
Comentários: 
Essa foi fácil, não é!? Depois da aula de hoje você já está cansado de saber que 
a invenção e o modelo de utilidade são protegidos por meio de patente, enquanto 
o desenho industrial e a marca se submetem a registro. 
GABARITO: B 
 
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8. DPE-PE – Defensor Público– 2015 – CESPE 
Julgue o item a seguir, a respeito de empresa de pequeno porte e de 
propriedade industrial. 
Ao requerente de licença compulsória que invoque abuso de direitos 
patentários ou abuso de poder econômico será concedida, pelo Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial, licença com iguais privilégios concedidos 
ao inventor, como, por exemplo, a exclusividade para a exploração da 
licença. 
Comentários: 
Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os 
direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder 
econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. 
§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: 
I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou 
fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, 
ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou 
II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. 
§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha 
capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, 
que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse 
caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior. 
§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder 
econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao 
estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha 
sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. 
§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista 
no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto 
fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado 
no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. 
§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 
(três) anos da concessão da patente. 
Agora estamos falando do licenciamento compulsório, que será uma espécie de 
sanção, aplicada inicialmente ao titular da patente que abusa do privilégio geral 
de exploração a ele concedido. 
O processo de concessão da licença compulsória começa com o requerimento de 
um interessado, mas deve-se sempre dar oportunidade ao titular da patente para 
que se defenda de maneira adequada. Esta é a previsão do art. 69. 
Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular: 
I - justificar o desuso por razões legítimas; 
II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou 
III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal. 
Há ainda uma outra hipótese de licenciamento compulsório, prevista no art. 70 
da Lei de Propriedade Industrial. 
 
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Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se 
verificarem as seguintes hipóteses: 
I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra; 
II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à 
patente anterior; e 
III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da 
patente anterior. 
§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração 
depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior. 
§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente 
de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser 
dependente de patente de processo. 
§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória 
cruzada da patente dependente. 
Neste caso as três condições devem ser observadas cumulativamente para que 
a licença compulsória seja concedida. Essa modalidade é chamada por alguns 
doutrinadores de licença de dependência. 
GABARITO: ERRADA 
9. INPI – Pesquisador em Propriedade Industrial – 2014 – 
Cespe. 
Julgue o item, relativo a titularidade das patentes, invenções patenteáveis, 
patenteabilidade e vigência de patentes. 
Considere a seguinte situação hipotética. 
Oscar, angiologista renomado, após ter desenvolvido trabalhos de pesquisa 
em vários centros médicos de países da Europa, desenvolveu um método 
cirúrgico inédito de uso do laser no tratamento de pacientes com varizes. 
Nessa situação hipotética, caso venha a requerer ao INPI seu pedido de 
patente de invenção, esse instituto poderá conceder a respectiva carta-
patente se o invento não estiver compreendido no estado da técnica. 
Comentários: 
Neste caso a patente não poderá ser concedida, pois não se trata propriamente 
de um invento, mas sim de um método cirúrgico, técnica que não pode ser 
considerada invenção e nem modelo de utilidade, por força do art. 10 da Lei de 
Propriedade Industrial. 
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 
VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de 
diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal. 
GABARITO: ERRADA 
 
 
==db697==
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10. INPI – Pesquisador em Propriedade Industrial – 2014 – 
Cespe. 
Julgue o item, relativo a titularidade das patentes, invenções patenteáveis, 
patenteabilidade e vigência de patentes. 
Considere a seguintesituação hipotética. 
Cláudio realizou uma invenção em 20/10/2012 e depositou o pedido de 
patente no INPI em 10/5/2014. Fabiano, de forma independente, realizou a 
mesma invenção em 3/2/2013 e depositou seu pedido de patente no INPI 
em 10/12/2013. Nessa situação hipotética, o INPI deve conceder a 
titularidade da patente de invenção a Cláudio, por ter ele realizado a 
invenção antes de Fabiano. 
Comentários: 
Caso dois ou mais inventores pretendam a mesma patente, o critério utilizado 
para concessão da proteção será a data do depósito. Isso mesmo! Não importa 
quando houve o esforço de criação propriamente dito. O que importa é quando o 
inventor procurou o INPI. 
Esta é apontada pelos doutrinadores como a principal diferença entre a 
propriedade industrial e o direito autoral. Este é conferido desde o momento da 
criação da obra, tendo o seu registro efeito meramente declaratório. A 
propriedade industrial, por outro lado, toma por marco a data do depósito, tendo 
a patente ou registro efeito constitutivo da proteção jurídica. 
GABARITO: ERRADA 
11. INPI – Pesquisador em Propriedade Industrial – 2014 – 
Cespe. 
Julgue o item, relativo a titularidade das patentes, invenções patenteáveis, 
patenteabilidade e vigência de patentes. 
Considere a seguinte situação hipotética. 
Patrícia, que é cidadã nacional do Brasil, reside atualmente em outro país, 
onde realizou uma invenção. 
Nessa situação hipotética, é possível que Patrícia apresente requerimento de 
patente em organização internacional, com efeito de depósito nacional, 
sendo-lhe assegurado, inclusive, direito de prioridade. 
Comentários: 
A Lei de Propriedade Industrial prevê expressamente essa possibilidade em seu 
art. 16. 
Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou 
em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado 
direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado 
nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. 
 
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§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada 
dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. 
§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, 
contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e 
desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento 
equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira 
responsabilidade do depositante. 
GABARITO: CERTA 
12. INPI – Pesquisador em Propriedade Industrial – 2014 – 
Cespe. 
Julgue o item, relativo a titularidade das patentes, invenções patenteáveis, 
patenteabilidade e vigência de patentes. 
Os pedidos de patentes de invenção e de modelo de utilidade que forem 
aceitos pelo INPI vigorarão pelo mesmo prazo, contado da data de depósito 
de cada um deles. 
Comentários: 
Nos termos do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, a patente de invenção 
vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 anos 
contados da data de depósito. 
GABARITO: ERRADA 
13. INPI – Pesquisador em Propriedade Industrial – 2014 – 
Cespe. 
Julgue o item, relativo a titularidade das patentes, invenções patenteáveis, 
patenteabilidade e vigência de patentes. 
Caso uma empresa pretenda patentear certo microrganismo transgênico, ela 
deverá comprovar a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial 
desse microrganismo e, adicionalmente, terá de provar que não se trata de 
mera descoberta. 
Comentário: 
O art. 18 da Lei de Propriedade Industrial estabelece algumas restrições à 
patenteabilidade, entre eles o todo ou parte dos seres vivos, exceto os 
microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de 
patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos 
no art. 8º e que não sejam mera descoberta. 
GABARITO: CERTA 
 
 
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14. INPI – Pesquisador em Propriedade Industrial – 2014 – 
Cespe. 
Com referência à proteção conferida às patentes, às respectivas licenças e 
aos modelos de utilidade realizados por empregado, cada um dos próximos 
itens apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser 
julgada. 
Tiago, que é titular de patente de modelo de utilidade, exerceu de forma 
abusiva os direitos decorrentes dessa titularidade. Nessa situação, Tiago 
estará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente, por decisão tanto 
administrativa quanto judicial. 
Comentários: 
A resposta nos é dada pelo art. 68 da Lei de Propriedade Industrial. 
Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os 
direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder 
econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. 
GABARITO: CERTA 
15. INPI – Pesquisador em Propriedade Industrial – 2014 – 
Cespe. 
Com referência à proteção conferida às patentes, às respectivas licenças e 
aos modelos de utilidade realizados por empregado, cada um dos próximos 
itens apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser 
julgada. 
Adalgisa requereu ao INPI pedido de patente de invenção em 14/6/2013, 
tendo a patente sido concedida em 3/1/2014. No mês de outubro de 2013, 
ou seja, no curso do processo de concessão da patente, ocorreu exploração 
indevida da referida invenção. Nessa situação, a despeito de a exploração 
indevida ter ocorrido em data anterior à da concessão da patente, é possível 
que Adalgisa obtenha indenização pela referida exploração indevida. 
Comentários: 
Para responder corretamente à questão você precisa conhecer a regra do art. 44 
da Lei de Propriedade Industrial 
Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração 
indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da 
publicação do pedido e a da concessão da patente. 
[...] 
§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao 
período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma 
do art. 41. 
GABARITO: CERTA 
 
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16. INPI – Pesquisador em Propriedade Industrial – 2014 – 
Cespe. 
Com referência à proteção conferida às patentes, às respectivas licenças e 
aos modelos de utilidade realizados por empregado, cada um dos próximos 
itens apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser 
julgada. 
Beatriz, que é empregada de determinada sociedade empresária, 
desenvolveu certo modelo de utilidade. Nessa situação, para que o modelo 
pertença exclusivamente a Beatriz, será necessário que ele esteja 
desvinculado do contrato de trabalho e que não tenha decorrido da utilização 
de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do 
empregador. 
Comentários: 
De acordo com o art. 90 da Lei de Propriedade Industrial, pertencerá 
exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele 
desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente 
da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos 
do empregador. 
GABARITO: CERTA 
17. INPI – Pesquisador em Propriedade Industrial – 2014 – 
Cespe. 
Julgue o item seguinte, acerca da propriedade industrial e do direito autoral. 
Os programas de computador não são protegidos pelo direito de propriedade 
industrial, mas pelo direito autoral. 
Comentários: 
O art. 7o da Lei n.9.610/1998 determina o que deve ser protegido por direitos 
autorais. 
Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer 
meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente 
no futuro, tais como: 
I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; 
II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; 
III - as obras dramáticas e dramático-musicais; 
IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por 
outra qualquer forma; 
V - as composições musicais, tenham ou não letra; 
VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; 
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; 
VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; 
 
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IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; 
X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, 
arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 
XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas 
como criação intelectual nova; 
XII - os programas de computador; 
XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados 
e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, 
constituam uma criação intelectual. 
GABARITO: CERTA 
18. TRT 1ª Região (RJ) – Juiz do Trabalho – 2014 – FCC. 
O médico Dr. Pitágoras cria um método novo para operar verrugas, 
retirando-as de modo rápido e indolor. Baseia-se em um corte piramidal, 
energético, com origem em teorias egípcias. Verificando o sucesso dessa sua 
técnica, resolve patenteá-la. A resposta será 
a) negativa, pois não se consideram invenção nem modelo de utilidade 
patenteáveis as técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como 
métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou 
animal. 
b) negativa, pois embora se trate de modelo de utilidade, suscetível de 
aplicação industrial, trata-se também de método cirúrgico baseado em 
teorias antigas, que não apresentam nova forma ou disposição. 
c) positiva, pois se trata de modelo de utilidade, suscetível de aplicação 
industrial e que apresenta nova forma ou disposição envolvendo ato 
inventivo, que, por sua vez, resultará em melhoria funcional no seu uso ou 
em sua implementação. 
d) positiva, pois se trata de invenção que atende aos requisitos de novidade, 
havendo ainda atividade inventiva e aplicação industrial. 
e) negativa, pois embora se trate de invenção, com aplicação industrial, 
remete-se a teorias antigas e não atende aos requisitos de novidade e de 
atividade inventiva. 
Comentários: 
Neste caso a patente não poderá ser concedida, pois não se trata propriamente 
de um invento, mas sim de um método cirúrgico, técnica que não pode ser 
considerada invenção e nem modelo de utilidade, por força do art. 10 da Lei de 
Propriedade Industrial. 
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 
VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de 
diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal. 
GABARITO: A 
 
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19. IPT-SP – Advogado – 2014 – VUNESP. 
Após o protocolo de um pedido de patente de invenção, o período de sigilo 
determinado pela Lei n.º 9.279/96 é de 
a) doze meses, contados da data de invenção, como determinado pela 
Convenção da União de Paris. 
b) seis meses, contados da data de invenção, quando se tratar de um pedido 
de modelo de utilidade. 
c) doze meses, contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga. 
d) dezoito meses, contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga. 
e) cento e oitenta dias, contados da data de depósito. 
Comentários: 
Nossa resposta é dada pelo art. 30 da Lei de Propriedade Industrial. 
Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados 
da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será 
publicado, à exceção do caso previsto no art. 75. 
Vencida a fase de analise das condições do pedido, passa-se então ao 
processamento e exame. Uma vez feito e admitido o pedido, caberá ao INPI 
manter seu sigilo durante o período de 18 meses, promovendo, ao fim desse 
prazo, a publicação na Revista da Propriedade Industrial, exceto quando se 
tratar de patente de interesse da defesa nacional, conforme arts. 30 e 75 da Lei 
de Propriedade Industrial. Se houver material biológico, este também se tornará 
acessível ao público por ocasião da publicação. 
Essa publicação também poderá ser antecipada a pedido do depositante. Como 
o período de sigilo é um benefício concedido ao inventor, para que ele possa 
organizar melhor sua criação, nada mais justo do que possibilitar que ele abra 
mão desse período, acelerando o restante do processo. 
GABARITO: D 
20. IPT-SP – ADVOGADO – 2014 – VUNESP. 
No curso de doutorado de uma faculdade estadual de Medicina, um 
pesquisador desenvolveu um novo método cirúrgico para corrigir casos de 
hérnia inguinal. De acordo com a Lei da Propriedade Industrial, esse novo 
método 
a) não é uma invenção nem modelo de utilidade. 
b) não é patenteável, por ter sido criado na faculdade de medicina. 
c) não é patenteável, por ser contrário à saúde pública. 
d) deve ser identificado pelo nome da universidade, porque é uma faculdade 
estatal. 
e) pode ser patenteável quando distinguido por uma marca registrada que 
identifique e individualize corretamente o método. 
 
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Comentários: 
Mais uma vez temos uma questão que invoca o art. 10 da Lei de Propriedade 
Industrial, que traz uma lista de itens que não são considerados invenções e nem 
modelos de utilidade, entre eles métodos cirúrgicos. 
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 
II - concepções puramente abstratas; 
III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, 
educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; 
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; 
V - programas de computador em si; 
VI - apresentação de informações; 
VII - regras de jogo; 
VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de 
diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e 
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, 
ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural 
e os processos biológicos naturais. 
GABARITO: A 
21. IPT-SP – Advogado – 2014 – VUNESP. 
Se um novo pedido de patente reivindica exatamente a invenção já 
reivindicada por um pedido anterior de outro titular que está em sigilo, após 
a publicação do pedido anterior: 
a) o protocolo do pedido posterior será automaticamente considerado uma 
infração ao pedido anterior. 
b) a invenção do pedido posterior estará no estado da técnica e o pedido não 
será considerado novo. 
c) o inventor do pedido anterior deverá provar que criou a invenção antes 
do inventor do pedido posterior. 
d) o INPI publicará uma exigência para que os titulares comprovem as datas 
de invenção e os motivos do protocolo posterior pelo segundo inventor. 
e) o pedido posterior demonstra que houve uma falha de sigilo no INPI e a 
empresa que protocolou o segundo pedido responderá porperdas e danos. 
Comentários: 
Nos termos do art. 11, § 2º da Lei de Propriedade Industrial, para fins de aferição 
da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não 
publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da 
prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que 
subsequentemente. 
 
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GABARITO: B 
22. MPE-PE – Promotor de Justiça – 2014 – FCC. 
Considerando a disciplina legal da propriedade industrial, é correto afirmar: 
a) A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos contados 
da data do depósito. Todavia, o prazo de vigência da patente não poderá ser 
inferior a 10 (dez) anos contados da data da sua concessão, ressalvada a 
hipótese de o INPI ter ficado impedido de proceder ao exame de mérito do 
pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. 
b) É patenteável a invenção que atender aos requisitos de novidade e 
atividade inventiva, ainda que não possua aplicação industrial. 
c) Os sucessores do coautor da invenção têm legitimidade para requerer a 
patente, mas desde que obtenham anuência prévia dos demais coautores, 
já que a patente das invenções feitas conjuntamente por duas ou mais 
pessoas deve ser requerida por todos os autores da invenção. 
d) Se mais de uma pessoa realizar a mesma invenção de forma 
independente, o direito de obter a patente será assegurado àquele que 
comprovar que sua invenção é mais antiga, sendo irrelevante para esse fim 
a data do depósito da invenção no INPI. 
e) Para ser considerada dotada de atividade inventiva, basta que a invenção 
não esteja compreendida no estado da técnica, ainda que dela decorra de 
forma evidente. 
Comentários: 
A alternativa A está correta. Normalmente a patente de invenção dura 20 anos, 
e a de modelo de utilidade dura 15 anos, sempre contados da data do depósito. 
O legislador, porém, buscou garantir um período mínimo de vigência a partir da 
concessão, especialmente para os casos em que há uma demora excessiva na 
análise do pedido sem que haja culpa do autor, determinando que esse prazo de 
vigência não será inferior a 10 anos para a invenção e 7 anos para o modelo de 
utilidade, contados da data de concessão. 
A alternativa B está incorreta. De acordo com o art. 8o da Lei de Propriedade 
Industrial, é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, 
atividade inventiva e aplicação industrial. 
A alternativa C está incorreta. Nos termos do art. 6o, §2o, a patente poderá ser 
requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo 
cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação 
de serviços determinar que pertença a titularidade. De acordo com o § 3º, quando 
se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por 
duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer 
delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos 
respectivos direitos. 
 
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A alternativa D está incorreta. Nos termos do art. 7o da Lei de Propriedade 
Industrial, se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou 
modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será 
assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das 
datas de invenção ou criação. 
A alternativa E está incorreta. De acordo com o art. 13, a invenção é dotada de 
atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de 
maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. 
GABARITO: A 
23. TJ-SE – Titular de Serviços de Notas e de Registros - 2014 
– Cespe. 
Com base no disposto na Lei n.º 9279/1996, assinale a opção correta acerca 
da propriedade industrial e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI). 
a) A marca de certificação é usada para identificar os produtos ou serviços 
provenientes de membros de determinada entidade, como a marca de 
certificação de origem controlada. 
b) Todos os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis, 
sendo cabível ação judicial para reparação de dano causado a tais direitos, 
com prazo prescricional de cinco anos. 
c) A lei impede que o INPI indefira de ofício pedido de registro de marca que 
reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. 
d) O registro da propriedade industrial não se extingue pela falta de 
pagamento da retribuição quinquenal. 
e) Os programas de computador são protegidos pela referida lei. 
Comentários: 
A alternativa A está incorreta. De acordo com o art. 123, marca de certificação é 
aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com 
determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à 
qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. 
A alternativa B está correta. Nos termos do art. 5o, os direitos de propriedade 
industrial são considerados bens móveis, e, de acordo com o art. 225 da Lei de 
Propriedade Industrial, prescreve em 5 anos a ação para reparação de dano 
causado ao direito de propriedade industrial. 
A alternativa C está incorreta. A marca notoriamente conhecida, como você já 
sabe, fgoza de proteção especial, independentemente de estar previamente 
depositada ou registrada no Brasil. Nesse sentido, o INPI poderá indeferir de 
ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, 
marca notoriamente conhecida. 
 
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A alternativa D está incorreta. Uma das hipóteses de extinção do registro é 
justamente a falta de pagamento da retribuição, nos termos do art. 119. 
A alternativa E está incorreta. O programa de computador não é considerado 
invenção e nem modelo de utilidade, mas é protegido pelo direito autoral. 
GABARITO: B 
24. TJ-SE – Titular de Serviços de Notas e de Registros – 2014 
– Cespe. 
Com base nas disposições da Lei n.º 9.279/1996, assinale a opção correta 
acerca de propriedade industrial. 
a) A criação de marcas comerciais olfativo-aromáticas é amparada pela lei 
brasileira, o que viabiliza o registro de fragrâncias que identifiquem 
estabelecimentos comerciais. 
b) O prazo de vigência de um registro de marca é de dez anos, contados da 
data da concessão do registro e, a partir de então, prorrogável por 
quinquênios sucessivos. 
c) Constituem espécies de indicação de procedência a indicação geográfica 
e a denominação de origem. 
d) Ao registro de desenho industrial não cabe o direito de prioridade, pois o 
requerimento no exterior não produz efeitos de depósito nacional. 
e) O titular da patente tem direito de pleitear indenização contra quem 
explorar indevidamente o objeto patenteado, inclusive em relação a período 
anterior à própria concessão da patente. 
Comentários: 
A alternativa A está incorreta. Nos termos do art. 122 da Lei de Propriedade 
Industrial, são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos 
visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Não se fala 
nada sobre marcas olfativas. 
A alternativa B está incorreta. De acordo com o art. 133, o registro da marca 
vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data da concessão do registro, 
prorrogável por períodos iguais e sucessivos. 
A alternativa C está incorreta. Nos termos do art. 176, constitui indicação 
geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem. 
A alternativa D está incorreta. De acordo com o art. 99, aplicam-se ao pedido de 
registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu 
§ 3º, que será de 90 dias. O art. 16, por sua vez, tratajustamente o pedido de 
prioridade. 
Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou 
em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado 
direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado 
nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. 
 
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§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada 
dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. 
§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, 
contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e 
desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento 
equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira 
responsabilidade do depositante. 
§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 
(cento e oitenta) dias contados do depósito. 
§ 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, 
a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados 
da data da entrada no processamento nacional. 
§ 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da 
origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a 
tradução simples. 
§ 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser 
apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, 
em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a 
legalização consular no país de origem. 
§ 7º A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da 
prioridade. 
§ 8º Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para 
antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade. 
A alternativa E está correta. De acordo com o art. 44, ao titular da patente é 
assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, 
inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido 
e a da concessão da patente. 
GABARITO: E 
25. TJ-PA – Juiz de Direito Substituto – 2014 – VUNESP. 
No que se refere a patentes, assinale a alternativa correta. 
a) Reputa-se concedida a patente na data de deferimento do pedido, 
devendo conter da carta-patente o número, o título e a natureza respectivos, 
o nome do inventor, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de 
vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como 
os dados relativos à prioridade. 
b) O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses 
contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, 
após o que será publicado, à exceção daquele originário do Brasil, cujo objeto 
interesse à defesa nacional, sendo processado em caráter sigiloso. 
c) A patente de invenção vigorará pelo prazo de 15 (quinze) anos e a de 
modelo de utilidade pelo prazo 20 (vinte) anos contados da data de depósito. 
d) O prazo de vigência não será inferior a 5 (cinco) anos para a patente de 
invenção e a 10 (dez) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar 
da data de concessão. 
 
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e) A patente será concedida depois de deferido o pedido e comprovado o 
pagamento da retribuição correspondente no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias contados do deferimento, expedindo-se a respectiva carta-patente. 
Comentários: 
A alternativa A está incorreta. A patente é concedida no dia da publicação do 
respectivo ato, nos termos do art. 38, §3o da Lei de Propriedade Industrial. 
A alternativa B está correta. Vencida a fase de analise das condições do pedido, 
passa-se então ao processamento e exame. Uma vez feito e admitido o pedido, 
caberá ao INPI manter seu sigilo durante o período de 18 meses, 
promovendo, ao fim desse prazo, a publicação na Revista da Propriedade 
Industrial, exceto quando se tratar de patente de interesse da defesa nacional, 
conforme arts. 30 e 75 da Lei de Propriedade Industrial. 
A alternativa C está incorreta. De acordo com o art. 40, a patente de invenção 
vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 anos 
contados da data de depósito. 
D. Art. 40, Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos 
para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de 
utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar 
impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial 
comprovada ou por motivo de força maior. 
A alternativa E está incorreta Nos termos do art. 38, a patente será concedida 
depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição 
correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente. De acordo com o §1º, 
o pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no 
prazo de 60 dias contados do deferimento. 
GABARITO: B 
 
12 – Resumo da Aula 
 
Para finalizar o estudo da matéria, trazemos um resumo dos 
principais aspectos estudados ao longo da aula. Nossa sugestão é a 
de que esse resumo seja utilizado nos dias que antecederem a prova 
para “refrescar” os principais pontos do conteúdo teórico. 
 
 
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PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL
Patente
Invenção
Duração de 20 anos
Não admite prorrogação
Cabe licença compulsória
Requisitos:
- Novidade
- Atividade inventiva
- Aplicação industrial
- Licitude
Modelo de Utilidade
Duração de 15 anos
Não admite prorrogação
Cabe licença compulsória
Requisitos:
- Novidade
- Atividade inventiva
- Aplicação industrial
- Licitude
Registro
Desenho Industrial
Duração de 10 anos
Prorrogável por até 3 
períodos de 5 anos cada
Requisitos:
- Novidade
- Originalidade
- Licitude
Marca
Duração de 10 anos
Prorrogável indefinidamente 
(precisa ser requerida 1 ano 
antes do término)
Não admite licença 
compulsória
Requisitos:
- Novidade relativa
- Não colidência
- Licitude
 
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O INPI é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior de Serviços (MDIC), que tem por atribuição a concessão de privilégios e 
garantias aos inventores e criadores. O STJ entende que as ações ajuizadas 
contra o INPI devem correr perante a Justiça Federal, no foro do Rio de Janeiro, 
onde fica localizada a sede do Instituto. Por outro lado, o STJ também entende 
que quando houver litisconsórcio passivo (mais de um réu) a ação pode ser 
proposta no Rio de Janeiro ou no domicílio do outro réu. 
 
A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao 
empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra 
no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte 
esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. Salvo 
prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a 
invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado 
até 1 ano após a extinção do vínculo empregatício. 
 
A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade 
pelo prazo 15 anos contados da data de depósito 
 
O reconhecimento administrativo da nulidade da patente gera efeitos ex tunc.Em outras palavras, os efeitos da nulidade retroagem até a data do depósito do 
pedido. 
 
PROTEÇÃO À PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL
Concessão de
Patente De invençãoDe modelo de utilidade
Registro De marcaDe desenho industrial
Repressão às falsas 
indicações geográficas
Repressão à concorrência 
desleal
 
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Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito 
público ou de direito privado. As pessoas de direito privado, porém, só podem 
requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, 
de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente. 
 
 
Classificação das 
marcas, segundo a lei
Marca de produto ou 
serviço
Marca de certificação
Marca coletiva
Classificação das 
marcas, segundo a 
form,a de apresentação
Marcas nominativas
Marcas figurativas
Marcas mistas
Marcas 
tridimensionais
INDICAÇÕES 
GEOGRÁFICAS
Indicação de 
Procedência
Nome	geográfico	de	país,	cidade,	região	ou	
localidade	de	seu	território,	que	se	tenha	
tornado	conhecido	como	centro	de	
extração,	produção	ou	fabricação	de	
determinado	produto	ou	de	prestação	de	
determinado	serviço.
Denominação 
de origem
Nome	geográfico	de	país,	cidade,	região	ou	
localidade	de	seu	território,	que	designe	
produto	ou	serviço	cujas	qualidades	ou	
características	se	devam	exclusiva	ou	
essencialmente	ao	meio	geográfico,	
incluídos	fatores	naturais	e	humanos.
 
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13 – Jurisprudência Aplicável 
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
PATENTE CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI N. 5772/71 POR MAIS CINCO ANOS. 
ACORDO TRIPS. VIGÊNCIA NO BRASIL. 
I - O Acordo Internacional TRIPS - inserido no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 
n. 1.355/94 -, na parte que prevê a prorrogação do prazo de patente de 15 anos - nos 
termos da Lei n. 5.772/71 - para 20 anos, não tem aplicação imediata, ficando submetida 
a observância de suas normas a pelo menos duas restrições, em se tratando de países em 
desenvolvimento, como o caso do Brasil: a) prazo geral de um ano, a contar do início da 
vigência do Acordo no país (art. 65.1); b) prazo especial de mais quatro anos para os países 
em desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral. 
II - A ausência de manifestação legislativa expressa, no sentido de postergar a vigência do 
Acordo no plano do direito interno por mais cinco anos (na modalidade 1 + 4), não pode 
ser interpretada como renúncia à faculdade oferecida pelo art. 65 às nações em 
desenvolvimento, uma vez que não havia nenhum dispositivo obrigando o país a declarar 
sua opção pelo prazo de transição. Precedente: REsp 960.728/RJ, Relª. Minª. NANCY 
ANDRIGHI, DJ 17.3.09. Recurso Especial provido. 
REsp 806.147/RJ, Rel. Min. Sidnei Benetti, 3a Turma, j. 15.12.2009, DJe 18.12.2009. 
 
Processual civil. Recurso especial. Ação na qual o INPI figura como parte. Foro competente 
para julgamento. O foro competente para julgamento de ação em que o INPI figure como 
parte é o de sua sede, a princípio. Contudo, o Código de Processo Civil faculta que o autor 
ajuize a ação no foro do domicílio do outro demandado na hipótese de pluralidade de réus, 
se assim preferir. Inteligência do art. 94, § 4.º, do CPC. 
REsp 346.628/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2001, DJ 04.02.2002, p. 
355. 
 
CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. NOME DE CONDOMÍNIO 
FECHADO (ACQUAMARINA SERNAMBETIBA 3.360). EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE 
MARCA (ACQUAMARINE) NA CLASSE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAO, LOCAÇAO 
E AUXILIARES AO COMÉRCIO DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA. 
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DISTINÇAO ENTRE ATO CIVIL E ATO COMERCIAL. 
COMPOSIÇAO DOS SIGNOS. MERCADO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE 
CONFUSAO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 07/STJ. RECURSO 
DESPROVIDO. 
1. A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que visa a identificar um produto 
ou serviço no mercado consumidor. Para se obter o registro da marca e, consequentemente, 
sua propriedade, é necessária a observância de certos requisitos como a novidade relativa, 
distinguibilidade, veracidade e licitude, de molde a evitar que o consumidor seja induzido a 
engano, ante a existência de repetições ou imitações de signos protegidos. 
2. Produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, dado que incide, 
no direito marcário, em regra, o princípio da especialidade; ou seja, a proteção da marca 
apenas é assegurada no âmbito das atividades do registro, ressalvada a hipótese de marca 
notória. 
3. O nome de um condomínio fechado, a semelhança de nome de edifício, não viola 
os direitos de propriedade industrial inerentes a uma marca registrada e 
protegida, ainda que seja no ramo de serviços de administração, locação e 
auxiliares ao comércio de bens imóveis. 
 
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4. Os nomes de edifícios ou de condomínios fechados não são marcas nem são atos 
da vida comercial, mas, ao revés, são atos da vida civil, pois promovem a 
individualização da coisa, não podendo ser enquadrados como serviços ou, ainda, 
produtos, mesmo porque, para estes últimos, a marca serve para distinguir séries 
(de mercadorias) - e não objetos singulares. 
5. O fato de uma empresa construir um edifício ou um condomínio fechado, ao 
particularizar o empreendimento colocando-lhe um nome (que se mantém, 
havendo comercialização ou não de unidades habitacionais), não torna o ato civil 
em comercial, tampouco coloca em risco, por confusão, os efeitos jurídicos de 
marca registrada no ramo de serviços, pois o signo protegido é restrito à atividade, 
não repercutindo na nomeação de coisas. Incidência do princípio da especialidade. 
6. Faz-se necessário, para o exame do fenômeno da colisão de marcas, não somente a 
aferição do ramo de atividade comercial das empresas combatentes, mas deve-se apreciar 
também a composição marcária como um todo. É que a proteção da marca é limitada à sua 
forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo - ainda mais quando 
essencialmente nominativo - podem ser destacados e combinados com outros sinais, 
resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto. É o fenômeno da 
justaposição ou aglutinação de afixos em nomes, que podem constituir outras marcas 
válidas, no mesmo ramo de atividade econômica ( v.g. : Coca-Cola e Pepsi Cola). 
7. Se o Tribunal estadual, examinando os elementos de fato e de prova dos autos, concluiu 
pela ausência de risco de erro, engano ou confusão entre as marcas pelo consumidor, não 
havendo também qualquer ato de concorrência desleal praticado pela demandada, sendo 
inexistente a má-fé, chegar a conclusão diversa encontra óbice na Súmula 07 do STJ. 
8. Recurso especial a que se nega provimento. 
REsp 862.067/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), 3a 
Turma, j. 26.04.2011, DJe 10.05.2011. 
 
DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA COM 
ELEMENTOS SEMELHANTES. NOMES QUE, EMBORA COMUNS, DISTINGUEM MARCA 
DE PRODUTO ESPECÍFICO CONSAGRADO NO MERCADO. EXCLUSIVIDADE DE USO. 
PROVIMENTO. 
I - A exclusividade da marca "Leite de Rosas" é violada pelo uso da expressão "Desodorante 
Creme de Rosas", mormente em embalagem semelhante 
II - Embora composta por palavras comuns, a marca deve ter distinção suficiente no 
mercado de modo a nomear um produto específico. Marcas semelhantes em produtos da 
mesma classe induzem o consumidor a erro e violam direito do titular da marca original. 
III - Recurso Especial provido. 
REsp 929.604/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 22.03.2011, DJe06.05.2011. 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE NOME 
FANTASIA E NOME EMPRESARIAL. REGISTRO DE MARCA SUPERVENIENTE. 
VOCÁBULO DE USO COMUM. 
[...] 
4. Em princípio, os elementos que formam o nome da empresa, devidamente arquivado na 
Junta Comercial, não podem ser registrados à título de marca, salvo pelo titular da 
denominação ou terceiros autorizados. 
5. O termo "Brasil", principal elemento do nome empresarial, é, contudo, vocábulo 
de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico, ser objeto de registro 
de marca até mesmo por empresas que atuem no mesmo ramo comercial, pois 
carece da proteção firmada nos termos do art. 124, V, da Lei Lei 9.279/96. 
 
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6. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido, para julgar improcedentes 
os pedidos iniciais, invertendo os ônus sucumbenciais. 
REsp 1.082.734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 03.09.2009, DJe 
28.09.2009. 
 
COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO 
INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca 
originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, 
admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 
2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria 
uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma 
única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais 
industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de 
expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos 
estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades 
para identificar produtos similares aos do detentor da marca. 
3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é 
extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou 
desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante 
estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com 
este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado 
consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se 
difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a 
expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter 
distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca 
por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, 
ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada. 
4. Recurso especial a que se nega provimento. 
REsp 1.315.621/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.06.2013, DJe 13.06.2013. 
 
RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INTELECTUAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EMANADO DO INPI - PEDIDO JULGADO 
IMPROCEDENTE, MANTENDO O INDEFERIMENTO E ARQUIVAMENTO DO 
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA - SENTENÇA REFORMADA PELO 
TRIBUNAL DE ORIGEM, A FIM DE RESTABELECER O CURSO REGULAR DO 
PROCEDIMENTO DE REGISTRO DO SINAL DISTINTIVO - IMPOSSIBILIDADE DE 
APROPRIAÇÃO DE ELEMENTO COMUM - PROTEÇÃO À LIVRE INICIATIVA E 
COMBATE À CONCORRÊNCIA DESLEAL - MARCA FRACA, SEM ORIGINALIDADE 
MARCANTE OU CRIATIVIDADE EXUBERANTE - IMPOSIÇÃO DE CONVIVÊNCIA COM 
OUTRAS SEMELHANTES - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. Ação 
ordinária de anulação de ato administrativo proferido pelo INPI que indeferiu e arquivou o 
requerimento de registro de sinal distintivo: "CLASSIFICADAS AMARELAS". Pedido julgado 
improcedente, a fim de manter a exclusão registral determinada pelo órgão administrativo. 
Sentença reformada pelo Tribunal de origem, determinando o restabelecimento do curso 
regular do procedimento instaurado perante o INPI para o registro da marca - 
"CLASSIFICADAS AMARELAS" -, ao fundamento de ser signo distintivo formado por 
elemento comum inapropriável. 
1. Conflito entre marcas: "PÁGINAS AMARELAS" e "LISTAS AMARELAS" versus 
"CLASSIFICADAS AMARELAS". Os sinais distintivos em análise são constituídos por 
 
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elemento comum inapropriável que expressa característica essencial do objeto 
comercializado, razão pela qual dar exclusividade ao seu uso a bem da recorrente atenta 
contra a livre iniciativa, tendo em vista a inexorável dificuldade de inserção de novos bens 
de consumo congêneres no mercado, mormente, pela impossibilidade de denomina-los por 
aquilo que eles realmente são em sua essência. 1.1 Registre-se que o uso de elemento 
comum descritivo do serviço prestado - "AMARELAS" - traz à mente do consumidor a 
imediata associação de característica do objeto comercializado. Contudo a vantagem 
comercial advinda deste expediente atrai, em contra partida, o ônus de se criar um sinal 
distintivo fraco, sem originalidade marcante ou criatividade exuberante, o que, em última 
análise, impõe a sua convivência com outros símbolos comerciais formados pela expressão 
comum - "AMARELAS". 
2. Importa assinalar ser possível o registro perante o Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial - INPI de marca formada pela combinação de dois ou mais termos genéricos, 
desde que esta junção se revista de caráter original e distintivo. Embora este tipo de signo 
comercial seja passível de proteção jurídica, a tutela destinada a ele tem abrangência 
menor, por ter a nova marca em sua gênese elementos comuns inapropriáveis. Isto é, 
mesmo sendo defeso a reprodução e a utilização integral de marca composta por elementos 
comuns, este sinal comercial terá que conviver no mercado com outros signos comerciais 
semelhantes a ele, pois a vantagem de incorporar à marca característica descritiva do objeto 
comercializado atrai, em contra partida, o ônus de se criar um sinal distintivo fraco, sem 
originalidade marcante ou criatividade exuberante. 
3. É notório que o contraste estabelecido pela superposição da cor preta sobre a amarela 
tem o efeito de destacar as informações inseridas em texto assim formatado. Não é de hoje 
que esta técnica é usada por revistas, jornais e demais periódicos, sobretudo quando se 
destina a anúncios comerciais, pois dá maior legibilidade à publicação, favorecendo a 
concentração do leitor. 3.1. Embora a recorrente alegue ser pioneira na utilização deste tipo 
de recurso gráfico para vinculação de notícias, não é possível obstar a criação e o registro 
de outras marcas semelhantes, pois os signos marcários em análise são compostos por 
elementos comuns, cujo uso é impossível vedar ou dar exclusividade, daí que não há como 
conceder tutela à pretensão que objetiva a apropriação de coisa inexoravelmente comum. 
4. Proibir o registro e a utilização da marca "CLASSIFICADAS AMARELAS", segundo a 
pretensão da recorrente, prejudicaria a livre concorrência, pois a recorrida e, de maneira 
reflexa, todos os demais empresários que comercializam anúncios em folhas de cor amarela 
teriam grandes dificuldades para inserirem seus produtos no mercado, uma vez que a 
expressão "AMARELAS" designa característica essencial do objeto comercializado 5. Aponte-
se, ainda, a suficiência da distintividade das marcas em análise. Os elementos "PÁGINAS" 
e "LISTAS" possuem conteúdo fonético e gráfico aptos a se distinguir da expressão 
"CLASSIFICADAS", razão pela qual os sinais distintivos "PÁGINAS AMARELAS" e "LISTAS 
AMARELAS" podem conviver com a marca "CLASSIFICADAS AMARELAS". 6. Ademais, não 
se vislumbra confusão apta a conduzir o consumidor a erro, pois os símbolos marcários em 
questão têm distinguibilidade própria, uma vez que a utilizaçãodas expressões "PÁGINAS", 
"LISTAS" e "CLASSIFICADAS" mostra-se satisfatória para discriminar os empresários 
fornecedores de serviços congêneres, bem como possuem habilidade suficiente a 
particularizar cada produto posto no mercado. 7. Recurso especial desprovido. 
REsp 1.107.588/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 01.10.2013, DJe 06.11.2013. 
 
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. 
COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA. LATA COM COR VERMELHA. ART. 124, VIII, DA 
LEI N. 9.279/1996 (LPI). SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA. PRÁTICA DE 
ATOS TIPIFICADOS NO ART. 195, III E IV, DA LPI. CONCORRÊNCIA DESLEAL. 
DESCARACTERIZAÇÃO. OFENSA AO DIREITO DE MARCA. NÃO OCORRÊNCIA. 
CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. 
 
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1. Por força do art. 124, VIII, da Lei n. 9.279/1996 (LPI), a identidade de cores de 
embalagens, principalmente com variação de tons, de um produto em relação a outro, sem 
constituir o conjunto da imagem ou trade dress da marca do concorrente - isto é, cores 
"dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo" -, não é hipótese legalmente 
capitulada como concorrência desleal ou parasitária. 
2. A simples cor da lata de cerveja não permite nenhuma relação com a distinção do produto 
nem designa isoladamente suas características - natureza, época de produção, sabor, etc. 
-, de modo que não enseja a confusão entre as marcas, sobretudo quando suficiente o seu 
principal e notório elemento distintivo, a denominação. 
3. Para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da clientela de 
concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é preciso que essa conduta se 
traduza em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado tanto para confundir o 
consumidor quanto para obter vantagem ou proveito econômico. 
4. O propósito ou tentativa de vincular produtos à marca de terceiros, que se convencionou 
denominar de associação parasitária, não se configura quando inexiste ato que denote o 
uso por uma empresa da notoriedade e prestígio mercadológico alheios para se destacar no 
âmbito de sua atuação concorrencial. 
5. A norma prescrita no inciso VIII do art. 124 da LPI - Seção II, "Dos Sinais Não Registráveis 
como Marca" - é bastante, por si só, para elidir a prática de atos de concorrência desleal 
tipificados no art. 195, III e IV, do mesmo diploma, cujo alcance se arrefece ainda mais em 
face da inexistência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário 
que evidenciem que a empresa, por meio fraudulento, tenha criado confusão entre produtos 
no mercado com o objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio. 
6. Descaracterizada a concorrência desleal, não há falar em ofensa ao direito de marca, 
impondo-se o afastamento da condenação indenizatória por falta de um dos elementos 
essenciais à constituição da responsabilidade civil - o dano. 7. Recurso especial conhecido 
e provido. 
REsp 1.376.264/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 09.12.2014, DJe 
04.02.2015. 
 
DIREITO COMERCIAL. MARCA E NOME COMERCIAL. COLIDÊNCIA DE MARCA 
"ETEP" (REGISTRADA NO INPI) COM NOME COMERCIAL (ARQUIVAMENTO DOS 
ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE NA JUNTA COMERCIAL). CLASSE DE 
ATIVIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-
SISTEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 
I - Não há confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro é feito junto ao 
INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços. O nome comercial, por seu 
turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito 
nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio. 
II - Sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência, por raciocínio integrativo, o 
princípio da especificidade, corolário do nosso direito marcário. Fundamental, assim, a 
determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não 
importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil. 
III - No sistema jurídico nacional, tanto a marca, pelo Código de Propriedade Industrial, 
quanto o nome comercial, pela Convenção de Paris, ratificada pelo Brasil por meio do 
Decreto 75.572/75, são protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo o direito 
de sua utilização. 
IV - Havendo colidência entre marca e parte do nome comercial, sendo distintas as 
atividades das duas empresas, a fim de garantir a proteção jurídica tanto a uma quanto a 
outro, determina-se ao proprietário do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a 
 
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expressão que constitui a marca registrada pelo outro, terceiro, de propriedade desse, sem 
prejuízo da utilização do seu nome comercial por inteiro. 
REsp 119.998/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, j. 09.03.1999, DJ 
10.05.1999, p. 177. 
 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. NOME 
DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 
1. A anterioridade do registro no nome empresarial no órgão competente não assegura, por 
si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede 
mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que 
também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo. 
2. No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio "First Come, 
First Served", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer 
as exigências para o registro. 
3. A legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser 
contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja 
nome empresarial, seja marca. 
4. Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a 
caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do 
domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos. 
5. No caso dos autos, não é possível identificar nenhuma circunstância que constitua sequer 
indício de má-fé na utilização do nome pelo primeiro requerente do domínio. 
6. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática 
entre o acórdão atacado e os paradigmas. 
7. Recurso especial não provido. 
REsp 594.404, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05.09.2013, DJe 
11.09.2013. 
 
Segundo a jurisprudência do STJ, a proteção conferida à marca é ampla do ponto 
de vista territorial, abrangendo todo o território nacional, mas é materialmente 
limitada, sendo restrita ao ramo de atividade em que o seu titular atua. 
 
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
DIREITO MARCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 
124, XIX, DA LEI N. 9.279/96. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MARCA 
IDÊNTICA À OUTRA JÁ REGISTRADA PARA PRODUTO AFIM. TIC TAC (BOLACHA 
RECHEADA) CONSTITUI REPRODUÇÃO DA MARCA TIC TAC (BALA). PRODUTOS 
QUE GUARDAM RELAÇÃO DE AFINIDADE. INDEFERIMENTO DO REGISTRO QUE 
DEVE SER MANTIDO. 
1. Pretensão da autora de anular o ato do INPI que indeferiu o registro da marca TIC TAC 
para a distinção de biscoitos recheados. 
2. Marca nominativa que configura reprodução de marca já registrada, TIC TAC, distintiva 
de bala. 
 
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3. Produtos que guardam relação de afinidade, pois se inserem no mesmo nicho comercial, 
visando a um públicoconsumidor semelhante e utilizando os mesmo canais de 
comercialização. 
4. Aplicação do princípio da especialidade que não deve se ater de forma mecânica à 
Classificação Internacional de Produtos e Serviços, podendo extrapolar os limites de uma 
classe sempre que, pela relação de afinidade dos produtos, houver possibilidade de se gerar 
dúvida no consumidor. 
5. Caso concreto em que a concessão do registro pleiteado pela autora ensejaria, no 
consumidor, uma provável e inverídica associação dos biscoitos recheados com as pastilhas 
TIC TAC comercializadas pelas rés. 
6. Indeferimento do registro que deve ser mantido, à luz do art. 124, XIX, da Lei n. 
9.279/96. 
7. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. 
REsp 1.340.933/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 10.03.2015, DJe 
17.03.2015. 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 
124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. COLISÃO DE MARCAS. MARCA NOMINATIVA 
CHESTER E MARCA MISTA CHESTER CHEETAH. REGISTRO CONCEDIDO SEM 
EXCLUSIVIDADE DO USO DA PALAVRA "CHESTER". POSSIBILIDADE DE 
CONVIVÊNCIA DAS MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE 
CONSUMIDORES. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 
NÃO PROVIDO. 
1. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a 
semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a 
coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular 
da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes. 
2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao caso 
concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau 
de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade 
e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie 
dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição. 
3. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela 
possibilidade de coexistência no mercado da marca nominativa CHESTER e da marca mista 
CHESTER CHEETAH. 
4. A primeira é um produto derivado de uma ave para festas; a outra, um produto do ramo 
de salgadinhos. 
5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula 
nº 7 do STJ. 
6. Agravo regimental não provido. 
 
Súmula 143 do STJ 
Propriedade comercial. Prazo prescricional. Prescrição. Perdas e danos. Responsabilidade 
civil. Lei 5.772/71, art. 59. CCB, art. 178, § 10, IX. 
Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial. 
 
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PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 
DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL INOCORRENTES. 
CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CADUCIDADE. EFEITOS 
PROSPECTIVOS (EX NUNC). FINALIDADE DA LEI. 
[...] 
4. A nulidade do registro de marca industrial ocorre quando se reconhece a existência de 
determinado vício apto a macular a concessão do registro desde seu início. Quando for 
impossível manter a validade de algo nulo ab ovo, operam-se efeitos retroativos (ex tunc). 
5. Já a caducidade do registro implica a declaração de determinada circunstância fática, que 
pode ser verificada pela inexistência de uso da marca desde seu registro ou pela interrupção 
do uso por prazo além do limite legal. Quando a condição para manutenção do registro 
deixa de existir, operam-se efeitos prospectivos (ex nunc). 
6. A prospectividade dos efeitos da caducidade é a mais adequada à finalidade do registro 
industrial, pois confere maior segurança jurídica aos agentes econômicos e desestimula a 
contrafação. 
7. Embargos de divergência acolhidos para prevalecer a orientação do REsp 330.175/PR, 
que reconhece efeitos prospectivos (ex nunc) da declaração de caducidade da marca 
industrial. 
EREsp 964.780/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 10.08.2011, DJe 29.08.2011. 
 
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE 
REGISTRO DE MARCA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. CADUCIDADE 
DO REGISTRO (LEI 9.279/96, ART. 143). EXPORTAÇÃO DO PRODUTO. 
COMPROVAÇÃO DO USO NO BRASIL. EFETIVA COMERCIALIZAÇÃO EM TERRITÓRIO 
NACIONAL. ARGUMENTO DIVERSO LEVANTADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA 
DE USO EFETIVO DA MARCA. MANUTENÇÃO DA CADUCIDADE RECONHECIDA. 
RECURSO DESPROVIDO. 
I - O aresto recorrido, ainda que admitindo a ocorrência da prescrição quinquenal da 
pretensão de anulação do registro, analisou o pedido inicial de declaração de caducidade da 
marca Colorado, por desuso. 
II - De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, uma vez passados cinco anos da 
concessão do registro, se requerida a sua caducidade, deve o titular da marca demonstrar 
que, na data do requerimento, já iniciou seu uso no Brasil, ou que, ainda que interrompido 
o seu uso, a interrupção não ultrapassou mais de cinco anos consecutivos, ou que não 
tenha, nesse prazo, feito uso com modificação que implique alteração de seu caráter 
distintivo original, sem que apresentadas razões legítimas. 
III - Se o titular da marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora o produto em 
território nacional claramente inicia e faz uso da marca no Brasil, merecendo toda proteção 
legal, pois aqui empreende, gerando produção, empregos e riqueza, sendo indiferente que 
a mercadoria aqui produzida seja destinada ao mercado interno ou exclusivamente ao 
externo. Produzir no País o produto com a marca aqui registrada atende suficientemente ao 
requisito legal de "uso da marca iniciado no Brasil". 
IV - Ocorre que a recorrida, em suas contrarrazões, aduz outro argumento capaz de superar 
a violação de lei invocada pela recorrente, o de que não houve comprovação do uso efetivo 
da marca. V - In casu, o volume de vendas do produto da marca em discussão, nas 
exportações comprovadas, é inexpressivo dentro da magnitude das operações bilionárias 
realizadas pela recorrente, insuficiente, portanto, para configurar e comprovar o uso efetivo 
da marca apto a afastar a caducidade por desuso. VI - Recurso especial desprovido. 
REsp 1.236.218/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 05.02.2015, DJe 11.06.2015. 
 
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Direito Civil. Direito Empresarial. Recurso especial. Nome empresarial. Lei 8.934/94. 
Proteção. Nome previamente registrado. Termo que remete a localização geográfica. 
Ausência de direito de uso exclusivo. Marca. Lei 9.279/96. LPI. CDC. CF. CC/02. Nome 
geográfico. Possibilidade de registro como sinal evocativo. Impossibilidade de causar 
confusão ou levar o público consumidor a erro. Ausência de violação ao direito de uso 
exclusivo da marca. Dissídio jurisprudencial. Cotejo analítico. Ausência. 
- O registro de termo que remete a determinada localização geográfica no nome 
empresarial, por se referir a lugar, não confere o direito de uso exclusivo desse termo. 
- É permitido o registro de marca que utiliza nome geográfico, desde que esse nome seja 
utilizado como sinal evocativo e que não constitua indicação de procedência ou denominação 
de origem. 
- A proteção da marca tem um duplo objetivo. Por um lado, garante o interesse de seu 
titular. Por outro, protege o consumidor, que não pode ser enganado quanto ao produto 
que compra ou ao serviço que lhe é prestado. 
- Para que haja violação ao art. 129 da LPI e seja configurada a reprodução ou imitação de 
marca pré-registrada, é necessário que exista efetivamente risco de ocorrência de dúvida, 
erro ou confusão no mercado, entre os produtos ou serviços dos empresários que atuam no 
mesmo ramo. 
- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado medianteo cotejo analítico entre acórdãos 
que versem sobre situações fáticas idênticas. Recurso especial não provido. 
REsp 989.105/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.09.2009, DJe 28.09.2009. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. 
CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO, EM PRAZO 
RAZOÁVEL, DAS EMBALAGENS DE PRODUTOS POSSÍVEIS DE SEREM 
CONFUNDIDAS COM AS UTILIZADAS POR MARCA CONCORRENTE. 
POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 
INVIABILIDADE. 
1. A antecipação de tutela, nos moldes do disposto no artigo 273 do Código de Processo 
Civil, constitui relevante instrumentário de que dispõe o magistrado para que, existindo 
prova inequívoca e verossimilhança das alegações, dentro de seu prudente arbítrio, preste 
tutela jurisdicional oportuna e adequada que, efetivamente, confira proteção ao bem jurídico 
tutelado, abreviando, ainda que em caráter provisório, os efeitos práticos do provimento 
definitivo. 
[...] 
3. Dessarte, como o artigo 209, § 1º, da Lei 9.279/96 expressamente prevê a possibilidade 
de o juiz, em casos de violação de direitos de propriedade industrial ou prática de atos de 
concorrência desleal, "nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil 
reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje", a 
revisão da decisão recorrida encontra óbice intransponível na Súmula 7/STJ. 
[...] 
REsp 1.306.690/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.04.2012, DJe 
23.04.2012. 
 
 
 
 
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PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. 
CONCORRÊNCIA DESLEAL. PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE. A caracterização de 
concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade 
dress) de bens e produtos é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica. 
REsp 1.353.451-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 
19.09.2017, DJe 28.09.2017. 
 
 
14 – Considerações Finais 
Chegamos ao final da nossa aula de hoje! Se tiver alguma dúvida estou disponível 
no nosso fórum...! J 
 
Grande abraço! 
Paulo Guimarães 
professorpauloguimaraes@gmail.com 
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